张鹏：等同侵权限制规则的适用研究——以中日比较为中心

我国等同侵权的判断规则主要是通过司法不断依个案之裁判而积累产生，并在要件构成上借鉴了不同国家的经验混合而成。这与日本法上等同侵权规则的发展路径十分类似。但日本自1998年确立等同侵权的五要件后，通过司法的渐进性发展与学说的整合性解释，基本在等同侵权的适用上形成了较为稳定的预期。与此相对照，我国自20世纪90年代初期通过司法实践引入等同侵权的理念之后，尽管通过司法解释的制定在一定程度上形成了较为系统的判断标准，但仍缺乏对各个规则之间关系的体系化梳理，使得相关规则的适用难免缺乏稳定的预期。特别是实践中对等同侵权限制规定的不同看法业已构成了中日两国间最为显著的区别。而这些等同侵权限制规则适用上的差异背后又潜藏着中日两国对等同侵权法理基础的不同理解。鉴于此，本文尝试在参照日本相关实践经验的基础上，基于三个类别将等同侵权的限制规则予以体系化，即与公开换取保护相关的限制规则、与专利制度特殊体制相关的限制规则以及与专利权人之意思相关的限制规则，并结合等同侵权制度的法理基础思考我国等同侵权限制规则的发展方向，以期实现规则的重构。

等同侵权的限制规则 全部构成要件规则 捐献规则 已知替换性 禁止反悔规则 特意排除规则 假想权利要求

一、问题的提出

等同侵权理论被誉为专利法体系中的一颗明珠，始终处于该体系的核心地位。中日两国为摘取这颗明珠所做的探索不胜枚举。那么在既有研究的基础上，本文选取等同侵权限制规则这一命题进行中日比较研究的意义又何在呢？本文有必要说明。首先需要说明的是，本文所谓等同侵权限制规则之用语并未明确见诸中国相关司法解释，司法实践曾提及哪些具体的规则构成等同侵权的限制。学说常区分等同侵权的积极要件与消极要件，认定标准与妨碍认定的情形，以及要件与限制进行探讨，这几乎成为研究等同侵权所采取的固定学理框架。与此相对照，日本学说及实践则均是在等同侵权构成五要件的基础上进行讨论，并不明确区分所谓的要件与限制，唯在探讨举证责任的划分时，区分二者有一定的实际意义。基于此，本文仅在整理中国学说和实践一般公认为属于限制等同侵权适用的规则时，使用“限制”这一代称，并将其与日本法上功能类似的对应要件进行比较。

本文认为，中日两国在等同侵权限制规则的设置上，以下三个方面值得格外关注，即司法之确立、混合之继受以及显著之区别。

（一）司法之确立

以司法确立角度观之，日本法上等同侵权判定的一般规则是通过1998年日本最高法院裁判的“无限折动用滚珠花键轴承案”确立的，此后日本理论与实务均沿着该案确立的五要件方向予以讨论。五要件具体包括：非本质部分（置换部分不是发明的本质部分）；置换可能性（置换后可以实现相同的目的，产生相同的效果）；置换容易性（该置换对于本领域普通技术人员来说在侵权产品制造时是容易想到的）；假想权利要求（被控侵权产品与根据专利申请时的现有技术而推导出来的技术并不相同）；以及意图限定例外（没有特殊事由，如在专利申请过程中将被控侵权技术从专利权利要求中有意排除等）。在该案后，日本最高法院关于等同侵权判定的第二个判例，即2017年“马沙骨化醇案”，深化和发展了对等同侵权判定第五要件“意图限定例外”的解释。

同样，中国的等同侵权判断规则也主要发端于司法实践，并随着实践经验的积累逐渐上升为司法解释中较为明确和固定的规则。根据一系列司法解释与司法案例，中国法上的等同侵权判断规则呈现为适用要件与适用限制两类。其中，适用要件规定在《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《若干规定》）第13条第2款中，即“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。适用限制主要包括：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释一》）第7条中的全部构成要件规则、第5条中的捐献规则、第6条中的禁止反悔规则；《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）第13条中的禁止反悔规则、第12条和第17条中的特意排除规则；以及《专利法》第67条中的现有技术抗辩规则。除上述专利法及专利相关司法解释的规定外，在学理及司法案例中还确立了可预见规则、符合发明目的规则。

（二）混合之继受

当然，等同侵权的判断规则并不是由一国通过立法确立，而是通过司法裁判不断依个案之情势积累形成，这一特点并非中日两国独有，世界各国实践几乎都是如此。在司法确立的基础上，中日两国等同侵权的相关规则均体现出混合继受的特点。

日本最高法院在裁判“无限折动用滚珠花键轴承案”确立等同侵权五要件时，受到担任该案调查官的三村量一先生自身的德国法学养的影响。一般认为，第一要件（非本质部分）受到了德国法的影响，而第二要件（置换可能性）和第三要件（置换容易性）则受到了美国法的影响，是典型的混合继受了美德两国的经验。

与此相对照，我们可以观察到中国法上的等同侵权规则也受到美国和欧洲的影响。司法解释的制定者也坦言是在借鉴国外立法例的基础上，对我国等同原则的适用及其限制规则予以明确。学者的研究也指出：“我国等同原则的要件，借鉴了其他国家的做法，但并非完全照搬某一个国家，而是借鉴了不同国家经验的混合物。”

比较法来源的混合继受，在混合的过程中往往脱离原被继受国家的语境按照本国的情况予以改造适用，可能会导致形成的规则掺杂相互重复的成分，因此需要从制度目的出发，功能性地厘清每一个具体规则的作用，防止叠床架屋或相互矛盾的现象发生。在这方面，日本自1998年确立等同侵权的五要件后，通过司法实践的渐进性发展和学说上的整合性解释，基本在等同侵权的适用上形成了较为稳定的预期，实现了充分的规则供给。与此相对照，我国自20世纪90年代初期通过司法实践引入等同侵权的理念之后，尽管通过司法解释的制定在一定程度上形成了较为系统的判断标准，但仍缺乏对各个规则之间关系的体系化梳理，使得相关规则的适用缺乏稳定的预期。

（三）显著之区别

在等同侵权规则的实际适用上，近期中日两国出现了显著性之区别，具体体现如下。

在日本，司法实践中出现了等同侵权适用的复兴现象。即“无限折动用滚珠花键轴承案”所确定的五要件中，第一要件（非本质部分）一直以来被过于重视，对此近期的司法实践主张应将第二要件（置换可能性）和第三要件（置换容易性）作为等同侵权适用的主战场，使得等同侵权的适用更加活跃。同时，“马沙骨化醇案”明确，对申请时已知的可替换技术方案原则上不作为第五要件中的“意图限定”处理，进一步使得等同侵权的适用有利于权利保护范围的周延。与此相对照，中国则通过司法政策性文件及司法实践，逐渐严格把握等同侵权的认定，同时不断发展等同侵权的限制规则。

从结果看，对限制规则的不同看法已经成为中日两国间关于等同侵权判断最为显著的区别。具体规则适用的差异蕴含着对等同侵权法理基础的不同理解，通过比较研究，可以凸显哪些规则的适用上存在显著的差异，及其背后更深层次的理念差异。这有利于为中国法上等同侵权规则的发展提供借鉴。鉴于此，本文尝试在参照日本相关制度经验的基础上，思考我国等同侵权限制规则的发展方向，以期实现制度的重构。

二、等同侵权的限制规则适用之中日比较

（一）非本质部分要件与全部构成要件规则

日本法上，等同侵权第一要件（非本质部分）在限制等同侵权适用中起到了非常重要的作用。据实证研究显示，在所有否定适用等同侵权的理由中，依据第一要件的占到了五成以上。在解释何谓非本质部分要件方面，存在“技术特征说”与“技术思想同一说”的区分。“技术特征说”是指先将权利要求分解为各个技术特征，并在此基础上区分各个技术特征中的本质部分与非本质部分。如果被控侵权技术方案是对非本质部分进行的替换，则满足第一要件的要求。而“技术思想同一说”是以被控侵权技术方案是否在发明的技术思想范围内为判断标准。如果被控侵权技术方案在该范围内，就满足非本质部分要件。

两种学说于实践中的区别直接呈现在“中空高尔夫杆头案”中。该案一审判决以非本质部分要件不充足为由否定构成等同侵权，判旨指出：“本案发明中，通过缝合材料将金属制的外壳部件和纤维强化塑料制的外壳部件结合是解决课题的特征性构成，这样的缝合材料应该说是本案发明的本质部分。被告产品不同的部分‘缝合材料’是本案发明的本质部分，因此不能将不具备本案发明‘缝合材料’的被告产品理解为与本案发明等同。”该案二审判决中，判旨就各要件的适用顺序作出论述，即在第二要件和第三要件通过后再判断是否满足第一要件，而在第二要件置换可能性判断时往往就证明了被控侵权产品与专利发明具有共通的技术解决原理，因此也可以满足第一要件的要求。

那么，在通说采取“技术思想同一说”的情况下，应该如何提取发明的技术思想范围呢？这在理论上存在过争议，即到底是综合考虑申请时的公知技术常识等结合权利要求及说明书的记载来提取技术思想，还是仅限定通过说明书的记载来提取技术思想。日本知识产权高等法院在“马沙骨化醇案”大合议判决中指出：“本质部分是以权利要求书和说明书为基础，在理解发明需要解决的课题、解决方案及其效果后，在权利要求中判断哪些是构成现有技术中无法识别出的独特技术思想的特征部分。换言之，考虑到发明的实质部分记载于权利要求书和说明书，发明的实质价值是根据与现有技术相比较对该技术领域的贡献程度来确定的，特别是应当通过与说明书中记载的现有技术的比较来认定：（1）如果发明的贡献程度被评价为与现有技术相比较更大的话，那么权利要求范围中的一部分内容可以上位概念化；（2）如果发明的贡献程度被评价为与现有技术相比没有那么大的话，那么对权利要求范围作与其记载同等的解释。”在仅允许通过说明书的记载来提取发明思想时，往往依据说明书中记载的应解决课题及解决手段加以确定。其中，发明中相比于现有技术来说具有开创性的内容，但说明书中没有记载的，不应被作为该发明的技术思想。举例来说，被告使用羟丙基甲基醚，专利权利要求为羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸，且在说明书中记载了羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸具有在肠内逐步释放的效果，经查阅，申请时的现有技术均未说明含有羟丙基的物质具有逐步释放的效果，如果此时结合现有技术认为本发明的技术思想在于相比于现有技术发现了含羟丙基的物质具有缓释效果，那么被告产品因含有羟丙基物质而在发明思想之内；但是从说明书的记载来看，专利权人仅记载了羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酯酸具有在肠内逐步释放的效果，并未披露决定缓释效果的不是这一具体物质本身，而是羟丙基。在此情况下，依据仅限于说明书来提取发明技术思想的学说，则应认为未满足非本质部分要件，因为被控侵权技术方案不在说明书所记载的技术思想之内。也就是说，无论与公知技术常识间的差异有多大，即使是重大发明，只要说明书中没有相应的记载，那么对其也仅在说明书记载的限度之内提供保护。这种提取发明技术思想的方法，可以促进专利权人在说明书中披露解决现有技术所面临课题的一般性原理，只要被控侵权技术方案属于该一般原理范围之内，就满足非本质部分要件。

与日本法规则相对照，《解释一》第7条明确规定了“全部构成要件规则”。在具体适用时，与日本“技术特征说”相类似，全部构成要件规则首先需要将权利要求书中的技术方案进行分解，提取出各个技术特征。但是司法实践中，这一步骤的适用即可能造成较大的分歧，并直接影响等同侵权规则的适用。如在刘宗贵与台州市丰利莱塑胶有限公司侵害发明专利权纠纷案中，法院指出：“正确判断相同或等同侵权的前提是恰当划分技术特征。技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。如果划分技术特征时未恰当考虑该技术特征是否能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果，划分过细，则在侵权比对时容易因被诉侵权技术方案缺乏该技术特征而错误认定侵权不成立，不适当地限缩专利保护范围；划分过宽，则在侵权比对时容易忽略某个必要技术特征而错误认定侵权成立，不适当地扩大专利保护范围。”该案中，“套体”虽然是一个部件，但其功能和效果必须依赖于弹簧的配合才能实现，两者相互配合才能在整体技术方案中发挥作用。在涉案专利权利要求中，“套体”本身无法实现相对独立的功能，不宜作为一个独立的技术特征对待。

在划分各个技术特征之后，是否还要进一步区分本质部分与非本质部分，且只有对非本质部分的置换才满足等同侵权的要求，实践中尚无定论。在司法实践中存在支持该做法的案例，如在淄博诺奥化工有限公司诉南京荣欣化工有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，法院就指出：对体现专利创造性的技术特征在进行侵权比对时更应当谨慎适用等同原则，因为，对体现专利创造性高度的技术特征适用等同原则，会不适当地扩大专利权的保护范围。又如在杭州永创智能设备股份有限公司与台州旭田包装机械有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案中，法院也指出：“专利权保护范围和强度应与其创新和贡献程度相协调，还应当考虑技术特征与专利发明点之间的关系……在被诉侵权产品亦具备了涉案专利为克服主要技术缺陷所采用的技术特征的情形下，为保护涉案专利真正的创新点所在，被诉侵权产品具备说明书所记载的其他部分技术缺陷，并不妨碍依据等同原则作出认定。”再如在迈德乐（广州）糖果有限公司与深圳市阿麦斯糖果有限公司等专利侵权纠纷案中，法院就指出：“判断被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求技术特征是否构成相同或者等同特征，首先应当确定权利要求技术特征的含义，在此过程中应考虑涉案专利实际解决的技术问题即发明点所在……发明点使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因，因此在确定发明点技术特征的含义时，不应超出发明点精神所限，以免给予权利人超出其贡献的保护。与之相应，对于权利要求中的‘非发明点’技术特征，在确定其含义时应当采用较为宽松的解释方法，通过说明书的整体内容理解权利人使用相关表述的真实意图。避免其含义被不当限缩从而导致发明创造不能获得保护，有违实质公平和专利法的立法本意。”在此基础上，法院确定该案中“简化糖果玩具的生产复杂性，而不降低其可玩性”是涉案专利的发明点所在，而涉案专利权利要求中泡沫糖和果胶的成分并非其发明点所在。

与上述实践相对照，也有案例强调不应区分发明点与非发明点。如在温州钱峰科技有限公司诉温州宁泰机械有限公司侵害发明专利权纠纷案中，法院指出：“在专利侵权比对中，不应区分发明点与非发明点。主要理由如下：一方面，……在判定是否侵犯发明、实用新型专利时，适用全面覆盖原则，并没有区分发明点与非发明点。另一方面，一般而言，发明点是指，在涉案专利权利要求的全部技术特征中，体现该发明创造对现有技术作出贡献的技术特征。可见，所谓发明点与非发明点，是相对于最接近的现有技术而言的，最接近的现有技术不同，可能导致发明点的不同。发明点的相对性决定了在专利侵权比对中不宜区分发明点与非发明点。”

在司法解释规定了“全部构成要件规则”的同时，司法实践中也形成了“符合发明目的规则”作为等同侵权的限制。该规则最初出现在2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第2条第2款中，即“专利权的保护范围应当符合专利的发明目的，不应当包括专利所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案”。不过该规定最终并未体现在之后所正式颁布的专利侵权相关司法解释之中。唯有一份司法政策性文件指出：“重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。对于创新程度高、研发投入大、对经济增长具有突破和带动作用的首创发明，应给予相对较高的保护强度和较宽的等同保护范围；对于创新程度相对较低的改进发明，应适当限制其等同保护范围。”在既有案件中，法院已有以“符合发明目的规则”来限制等同侵权适用的实践。《专利法实施细则》第17条明确了提出申请时说明书中应当“写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果”等内容，因此可以通过说明书来提取发明的技术思想。在此意义上，“符合发明目的规则”在功能上类似于日本在解释非本质部分要件时的“技术思想同一说”。

（二）假想权利要求与现有技术抗辩

在专利权人主张等同侵权的范围内，与字面侵权方案相比，该可替换的技术方案并没有经过专利行政机关就专利要件的严格审查，其是否满足新颖性、创造性等专利实质授权条件并不明确。等同侵权的第四要件（假想权利要求）是指将被控侵权技术方案假想为提交申请的权利要求，需要经过专利要件的审查。如果满足专利要件的要求，则满足等同侵权的第四要件。在日本法上，关于该要件的主要争议集中在举证责任方面。日本知识产权高等法院在“马沙骨化醇案”大合议判决中认为，等同原则第四要件的证明责任应当由被控侵权人承担。若如此，则此要件更接近现有技术抗辩，此种情况下更容易认定等同侵权成立，对权利人更加有利。而学说上认为，“假想权利要求”在作为等同侵权限制规则时，应由权利人承担证明责任，由其证明被控侵权技术相比于现有技术具备新颖性和创造性等专利要件。

与此相对照，中国《专利法》第67条规定了现有技术抗辩，即在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。该规定同样适用于等同侵权。作为侵权抗辩，应由被控侵权人承担证明责任，由其证明所实施的技术与现有技术是否相同或等同。

由于我国不存在侵权诉讼中的专利权无效抗辩，现有技术抗辩在一定程度上存在扩大适用的倾向，即从法理上看，现有技术抗辩一般采取被控侵权方案与现有技术的二者对比法、只能引用单份现有技术、用于证明新颖性丧失，并采取“同一”与“极其近似”标准。但是现实中，在比较对象上，如果依据《解释一》第14条第1款进行对比，即以属于专利权利要求范围内的被控侵权产品的构成要件与一份现有技术进行对比，将导致相比于依据《专利法》第67条的对比（即以被控侵权产品的所有构成要件与一份现有技术进行对比）更加有利于主张现有技术抗辩的一方。在现有技术范围上，存在使用多份公知技术常识的组合以及一份现有技术与公知技术常识的组合来论证现有技术抗辩成立的学说和实践。在比较标准上，往往采用“等同”“无实质性差异”等标准，扩大了现有技术抗辩的适用。即使如此，与假想权利要求的理念不同，现有技术抗辩的范围仍是限定性的，特别是由被控侵权主体承担证明责任的情况，更限制了该规定的适用。

（三）禁止反悔原则

在日本法上，禁止反悔原则是在等同侵权五要件中的“意图限定例外”中予以考量的。对其性质的理解以“防止实体审查制度规避说”作为通说，即在权利成立的审查阶段，专利申请人限缩性解释其权利范围，而在侵权判断阶段则扩大性解释其权利范围，倘若不通过制度性手段纠正这一起因于审查主体分离的矛盾现象，将会从根本上动摇专利制度赖以维持的审查主义原则。举例来说，权利要求中注明一种“酸”，在审查过程中审查员提出“固体酸”为现有技术，要求申请人修改权利要求，申请人主张本发明所指酸为液体酸，因此得到授权。在此种情况下，如果申请人认为审查员所指固体酸为现有技术有所不当，可以通过向行政机关提出复审请求乃至向法院提起行政诉讼等路径对抗审查机关的判断，但是其选择了限缩性解释权利要求从而迅速得到授权的手段。如果在侵权诉讼中允许权利人主张本专利中的“酸”包含“固体酸”，则审查阶段在权利范围中排除“固体酸”的审查主义宗旨完全没有在权利范围解释中体现，导致审查环节的审查意见通知书送达与申请人答辩等流程丧失了存在意义。

实践中存在争议的论点在于，对于适用禁止反悔原则的效果，应采取“完全排除说”还是“弹性排除说”。前者是指限缩性行为理应具有在适用效果上的完全性排除等同原则适用的作用，即只要是客观上做出了限缩性行为，均在效果上完全排除等同原则的适用；后者是指并不是所有限缩性行为都产生信赖利益，仅在专利权人利用该限缩性行为在审查过程与侵权过程“两头得利”的机会主义行为下，或者仅在限缩性行为实际上起到了规避实体审查制度的前提下，才排除等同原则的适用。一般认为，日本最高法院关于“马沙骨化醇案”判决的趣旨更加接近“弹性排除说”。

与此相对照，在中国法上，禁止反悔原则最先规定在《解释一》第6条中，即“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。该规定似乎更加接近“完全排除说”的理念，但实践中法院并未完全采纳“完全排除说”。此后，《解释二》第13条对《解释一》中的规则进行了限定，即“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。根据该规定的文义，如果在专利授权确权程序中，审查部门明确指出专利权人“放弃技术方案”的行为不足以克服文件中原来存在的实质性缺陷，那么该“放弃行为”在专利侵权程序中就不应适用禁止反悔原则。至于其中的“是否被明确否定”，应该由专利权人承担证明责任。对于该规定，司法实践一般从反面予以理解，即在专利授权或者无效宣告程序中，通过权利要求、说明书的修改或者意见陈述对权利要求进行了缩限性修改或陈述，该修改和陈述被采纳，并作为认定涉案专利是否符合授予专利权的条件的理由之一，无论是否对涉案专利授权确权起到决定性作用，都应视为放弃的技术方案。

在细化等同侵权适用效果方面，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第62条更接近“弹性排除说”，即当专利权人在审查过程中的限缩性行为构成为克服与专利授权相关的实质性理由时，满足适用“禁止反悔原则”的要件；当专利权人在审查过程中的限缩性行为目的不明确时，推定其是为了克服与专利授权相关的实质性理由；但是如果专利权人能够证明该限缩性行为与专利授权与否没有联系，且法院认为专利权人的这一证明构成不适用“禁止反悔原则”的充足理由，该推定可被推翻。其中为克服一切专利实体授权要件的所有限缩性修改包括：新颖性及创造性、说明书支持、明确性要件、实施可能性要件、必要技术特征要件。同时该指南也规定了“可预见排除规则”（第60条），即专利权人在修改时足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围的，予以排除等同侵权的适用。

除了上述两个司法解释就禁止反悔原则的效果进行规定外，一系列司法裁判也深化了对“禁止反悔原则”的理解。最高人民法院在中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中，首次明确提出了禁止反悔原则的法理基础是诚实信用原则，诚实信用原则在专利法中具体表现为：其一，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待；其二，防止专利权人在授权程序和侵权诉讼中的“两头得利”。这一理解具体回答了为何应由专利权人对其在审查与侵权诉讼过程中的矛盾主张承担禁止反悔责任。任何人都有变更自己行为的自由，如果通过诚实信用原则禁止专利权人与其先前行为相矛盾的言动，必须存在一定的附加利益保护目的，而最高人民法院认为这一附加利益保护目的就是对第三人信赖利益的保护和对权利人“两头利得”的禁止。

（四）捐献规则

在“无限折动用滚珠花键轴承案”中，日本最高法院并没有提及所谓捐献规则。在“马沙骨化醇案”中，日本最高法院在一般意义上承认了该规则，即“申请人在申请时将可置换的技术方案写入说明书等的行为，如果在客观上或外观上给人一种申请人是在明确知悉该技术方案具有可置换性的情况下，还特意不写入权利要求书，就可以将该技术方案排除在等同侵权的范围之外”。对于该判旨的理解，首先，如果替代技术方案没有明确写入说明书中，则无适用之基础。其次，替代的可能性也要在说明书中明确记录，如描述为“弹性体包括弹簧、橡胶、塑料树脂等”，则可以认为弹簧、橡胶和塑料树脂相互具有替代可能性。最后，在认识到替代可能性的基础上，还要求“特意”不写入，因此在不存在“特意”的情况下也无适用之余地。例如说明书上写着“弹性体包括弹簧、塑料树脂等”，而权利要求中只写着“弹簧”，在没有说明为何特意未写入其他弹性体的原因的情况下，也无法适用捐献规则。

此外，“马沙骨化醇案”的特殊性在于专利权人并非在说明书中披露了权利要求中没有记载的技术方案，而是在申请人发表的学术论文中进行的披露。这就需要探讨对“说明书等”中“等”字的理解，其是否包含申请文件之外的内容，如申请人发表的学术论文。将说明书之外的学术论文等的披露也纳入捐献规则的范围，可能会有损专利法促进技术公开的宗旨。

中国法上，“捐献规则”明确规定于《解释一》第5条中，即“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。在适用该规定时，有判旨在案例中强调权利要求的公示性，对于专利权人在申请专利时在权利要求中采用下位概念，而在侵权诉讼中又依据说明书对其进行扩张解释的做法，不予支持。在该案中，法院认为，涉案专利说明书记载了“在内圈、外圈或者内、外圈上设置定位件”，而权利要求仅限定了定位件安装于内圈的情形，并未要求保护定位件安装于外圈的情形，故应视为对“定位件安装于外圈的情形”的放弃。类似这样的适用方式是依据捐献规则限制等同侵权适用的主流。当然也有在具体解释捐献规则时，施加限制条件的案例。例如，对于《解释一》第5条规定的在权利要求中“未记载的技术方案”，有法院认为：“是指未能将该技术方案纳入权利要求所限定的保护范围，并不要求权利要求中的相关表述与该技术方案对应一致。权利人通过上位概括等方式纳入权利要求保护范围的特定技术方案，不属于‘未记载的技术方案’。”同时，也有法院认为：“如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。”

（五）申请时的已知替换

对于在申请时即已知的可替换技术方案是否可以纳入等同侵权范围，在日本最高法院裁判“马沙骨化醇案”之前，并没有确定的答案，在学说上主张构成等同侵权限制的观点占据多数说。日本最高法院在“马沙骨化醇案”中就此问题指出：“在专利申请时，对与权利要求记载的特征相异的部分，尽管专利申请人容易想到该特征，但是并不仅仅因为未将其写进权利要求中就认为第三人应该产生将该特征排除出专利保护范围之外的信赖。如果仅因为专利申请人在申请时可以容易想到某一特征但却没有写进权利要求就一律排除等同原则的适用，那么在先申请原则的尽快申请压力下就会强加给专利申请人将预想到将来可能存在的各种侵权样态写入权利要求的义务，而对通过说明书了解到技术方案的第三人来说，可以不受时间上的制约发现与权利要求相异的技术特征进行替换，从而轻易地规避侵权的惩罚，应该说这样的法律适用并不恰当。”依据该判旨，申请时的已知替换，并不妨碍等同侵权判断要件的适用。

与此相对照，对于申请时的已知替换，最高人民法院曾在2003年发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿2003.10.27—29）》中拟规定：“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持。”但该规定并未见诸此后正式生效的与专利侵权相关的司法解释中，这可以看作是对该规则的否定。但是，近期的中国司法实践逐渐发展出“可预见规则”，对申请时的已知替换排除等同侵权的适用。如在慈溪市佳宝儿童用品有限公司与宁波腾裕汽车零部件有限公司侵害发明专利权纠纷案中，法院指出：“等同原则的适用通常考虑专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式等情况，对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益。本案中，在专利申请日之前，本领域技术人员能够想到可以用横销移动的部件来限制横销位移，其中包括被诉侵权技术方案所使用凸块的方式，佳宝公司却在申请专利之时仅将通过固定螺丝限制位移的方式记载入权利要求，在等同认定时，不应再将申请专利时能够预见到却没有被写入权利要求书的凸块等替代方式纳入专利权的保护范围。”

（六）特意排除规则

中国对两种特殊的权利要求类型规定了“特意排除规则”，以限制等同侵权的适用。其中，《解释二》第12条针对数值限定型权利要求规定，权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，当特别强调该用语对技术特征的限定作用时，不再适用等同侵权。该解释来源于仁达建材厂诉新益公司专利侵权纠纷案，该案中法院认为：“专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时，明确使用了‘至少二层以上’这种界限非常清楚的限定词，说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层‘可以少到仅两层’，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。”《解释二》第7条针对封闭型权利要求规定，如果权利人采取封闭式组合物权利要求的形式，表明其排除明确记载的技术特征之外的其他组分、结构或者步骤的，不再适用等同侵权。该解释来源于山西振东泰盛制药有限公司等与胡小泉侵犯发明专利权纠纷案，该案中法院认定：“在权利要求中采用‘由……组成’的封闭式表达方式，本身意味着专利权人通过其撰写，限定了专利权的保护范围，明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外。”

对于数值限定性权利要求，实践中的一种倾向是更加严格地予以理解。代表性的如在浙江振申绝热科技股份有限公司与江苏德和绝热科技有限公司侵害发明专利权纠纷案中，法院认为：“虽然没有采用上述司法解释规定的‘至少’‘不超过’等用语对数值特征进行界定，但数值范围本身就是一种更加严格的限定方式。”专利权利要求中的数值范围是专利申请人经过概括选择之后所确定的范围。在专利申请阶段，过于宽泛的数值范围可能导致专利无法获得授权。既然其没有记载在授权后的权利要求之中，如果通过等同特征的方式再将其纳入专利权的保护范围，显然对于社会公众而言是不公平的。而另一种倾向则认为，当专利权利要求及说明书中的数值不具特别含义或未特别强调该数值对技术方案的限定作用时，可以认定构成等同特征。

对于非数值限定型权利要求，也有采取较为严格地解释权利要求用语做法的实践。如在孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案中，法院指出：“专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外……不能将技术特征‘锥面’扩张到‘平面’予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖。”

与此相对照，日本并未形成类似的特意排除规则，也就是不能因为权利人在申请文件中使用了限定性的用语就一律排除等同侵权适用的可能性。在判断类似案例是否可以适用等同侵权的过程中，第一要件（非本质部分）往往发挥重要作用，也就是结合说明书来看，如果数值限定或其他用语的限定体现了发明的技术思想，在数值限定之外的被控侵权方案则可能因不满足第一要件而不构成等同侵权。

三、重新检视中国法上的等同侵权限制规则

（一）等同侵权法理基础上的限制规则

中国的司法实践一般认为，等同规则的适用是为了克服权利要求文字表述的局限或者技术进步导致的对专利技术方案的规避，而对专利权保护范围的扩大保护。其中，救济专利权人因技术发展的不可预测性而导致的利益受损，以及克服权利要求文字表述的局限，构成了等同侵权适用主要的法理基础。但事实上，二者完全是独立的等同侵权正当性基础。以等同侵权的判断时点为例：如果以专利申请时为基准，那么就无法将等同的范围延及至申请日后新出现的可置换方案，仅及于在申请日已知的可替换方案，则等同侵权的意义在于克服权利要求文字表述的局限；如果以侵权时为基准，同时排除在申请日已知的可替换方案，那么等同侵权的意义仅在于保护申请日后出现的新的可置换方案。若以侵权时为基准，同时并不排除在申请日已知的可替换方案，则既实现了克服权利要求文字表述的局限，也实现了保护申请日后出现的新的可置换方案。

中国的现有实践更偏向于救济专利权人因技术发展的不可预测性而导致的利益受损，即只有由于技术的发展在申请日之后出现的等同特征的替换才可以适用等同侵权。在可预见规则的制约下，申请时或修改时可以预见的技术特征，如果没有写进权利要求，那么就无法再适用等同侵权。而日本的现有实践更偏向于二者的综合考量。

如果仅以救济专利权人因技术发展的不可预测性而导致的利益受损作为等同侵权的法理基础，那么中日两国的实践中，至今没有任何一个案件是因技术发展在申请日后出现了新的可置换部分而导致的适用等同侵权。在此种法理基础上理解等同侵权，导致的可能不是等同侵权适用的复兴，而是等同侵权适用的消亡。该理论的适用还可能造成对累积创新领域（如半导体、计算机）的保护较多，而对非累积创新领域（如生物、医药）的保护较少的不均衡状况。更为重要的是，该理论并不救济专利权人因先申请主义导致的专利申请文件的纰漏，而一律要求专利权人将申请日可以预见的可替换技术方案全部写入权利要求。这种要求权利人撰写一份“完美的权利要求”的做法，并不会增进整体的福利。

专利制度的目的在于促进技术方案的公开，避免重复投资，同时，通过设定排他权的方式防止因技术方案的公开而被他人“搭便车”。权利要求规则可以在确保公众预测可能性的基础上，实现专利制度的目的。但是，实现专利制度的目的的具体方式并不限于权利要求的记载，如果专利权人业已通过申请文件披露了技术方案的原理，并且对本领域普通技术人员来说某些具体特征的替换非常容易想到，并不会产生不可预测的情形，那么也应当就这样的情形设定排他权。也就是说，权利要求与等同侵权共同构成了专利权的保护范围，等同侵权并不是文义侵权的例外，而是共同服务于专利制度目的的一种制度设计。一方面，专利权人当然有义务将实际发明的技术方案写入权利要求，并通过公开换取保护；但是，申请时可替换的技术方案并不是专利权人实际发明的或实施的技术方案，要求专利权人负有将其一并写入申请文件的义务，不符合专利法以发明和公开为基础的模式。另一方面，与每年巨大的专利申请量相比，实际发生侵权纠纷的案件数量微乎其微，为了实际发生比例极低的侵权纠纷，要求专利权人一概增加撰写专利文件的成本，从总体来看是一种社会资源的浪费。

据此，仅以救济专利权人因技术发展的不可预测性而导致的利益受损为基础建构等同侵权的限制规则并不妥当。那么如何在救济因技术发展的不可预测性而导致的利益受损的基础上同时考量对撰写漏洞的救济呢？一种思考方法是认为在权利要求无法完全描述的内容之外还存在对发明的“本质”进行保护的必要，等同原则就是对发明“本质”进行保护的制度。在专利制度产生早期及我国引入等同原则的早期，的确存在从该法理基础出发，以类似“中心限定主义”的思维方式来适用等同侵权的实践。但晚近各国均逐渐抛弃了“中心限定主义”的思维方式。若不通过权利要求书或说明书的记载，公众难以得知发明的“本质”为何，因此脱离专利申请文件来形成对于发明的“本质”的认识并不合理。另一种思考方法则是考量专利权人在何种程度承担撰写的义务。对于专利权人来说，在说明书中充分地披露自己所做发明的技术思想相对来说较为容易，而令其预测现有的及未来会存在的一切实施形式则较为困难。根据这种思路，如果专利权人在说明书中披露了技术思想，则在可替换实施方案满足置换可能性和置换容易性的基础上，可以救济专利权人在权利要求书中的纰漏。

（二）等同侵权限制规则的体系化

在上述理论基础的指导下，应当如何理解我国法上众多的等同侵权限制规则呢？本文尝试基于三个类别将等同侵权的限制规则予以体系化：第一个类别是与公开换取保护相关的限制规则；第二个类别是与专利制度特殊体制相关的限制规则；第三个类别是与专利权人之意思相关的限制规则。

限制规则第一个类别与公开换取保护相关，主要对应的是日本法上解释等同侵权第一要件（非本质部分）的“技术思想同一说”，以及我国法上的“符合发明目的规则”。也就是依据专利权人在说明书中所披露的发明之内容、所欲解决的问题、解决问题之手段、与现有技术相比之有益效果等内容确定发明之技术思想；若被控侵权技术方案属于这一技术思想范围内，再判断具体的实施方案是否具有可替换性，以及该替换是否容易想到；若被控侵权技术方案不在该技术思想范围之内，特别是属于技术思想所要克服的现有技术的缺陷或者不足的技术方案，可以一律排除等同侵权的适用。技术思想的披露对实际从事了发明活动的专利权人来说并不构成过重的负担，有利于实现专利法促进发明公开的制度目的。与整体性提取发明技术思想不同，我国法上的全部构成要件规则的弊端较为明显。该规则的制定有其特殊背景。我国在引入等同侵权规则初期，为了救济专利权人因不善于撰写专利文件而产生的撰写错误，在司法实践中创造了所谓的“多余指定”，即认定权利要求书中的某些技术特征属于非必要技术特征，如果被控侵权产品中不包含该被指定为多余的技术特征，也不影响认定构成等同侵权。此外，还出现了所谓的“改劣发明”，即故意省略专利权利要求中个别技术特征，使其技术方案在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案。当时的实践认为，改劣技术方案实际上是为了规避侵犯专利权而故意省略相关必要技术特征，这一省略也是本领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的，可以适用等同原则认定构成侵权从而在被控侵权方案不具备权利要求书中所记载的某些技术特征的情况下对专利权人进行救济。后来的司法实践为了摈弃上述做法而提出了全部构成要件规则。但是如上所述，划分各个技术特征的过程本身就具有不确定性，其广、狭直接影响等同侵权的构成。相比于单独进行技术特征的划分工作，更加有益的做法是通过权利要求书和说明书来判断发明相比于现有技术具有哪些突出的贡献，并在此基础上划定发明的技术思想，进而判断被控侵权方案是否在该技术思想之内。

限制规则的第二个类别与专利制度特殊体制相关，具体包括假想权利要求规则和禁止反悔规则。前者对应的是专利制度中重要的程序性原理，即审查主义。而后者则主要解决专利制度中审查程序与侵权程序中判断机关分离的制度性问题。审查主义要求对发明专利（对实用新型专利并不进行授权前实质审查，但原理类似）实行授权前实质审查程序，并通过设立专门技术性行政机关实现集中性处理，只有经审查满足发明授权要件的才授予专利权。依据审查主义，专利法所保护的技术方案均应当就是否符合专利要件接受严格审查。区别于文义侵权的范围，等同侵权所涉及的技术方案并未由专门机关就其是否满足专利要件进行审查，因此在等同侵权判断过程中，司法机关应将被控侵权技术方案作为待审查的专利权利要求对待，审查其是否满足专利要件，以防止等同侵权的适用不当侵蚀公有领域。而“禁止反悔规则”更加突出地体现了专利法上特有的制度架构，即在专利权产生与专利侵权判断上的主体分离现象。在著作权法领域，对于某一文学、艺术或科学领域的创作是否构成著作权法意义上“作品”的判断（比如是否满足“独创性”要求），以及著作权侵权诉讼中被控侵权作品与著作权所保护的作品是否满足“实质相似”的判断，往往是由法院一并处理的，很少出现著作权权利构成判断与著作权侵权判断的判断主体分离所导致的矛盾。专利领域则有所不同，专利权的产生与消灭均存在有别于司法判断的行政行为介入，侵权诉讼中对被控侵权产品是否落入专利权保护范围的判断则由法院主导，由此导致，专利申请人在权利产生的专利审查阶段限缩性解释其权利范围，而在侵权判断阶段则扩大性解释其权利范围的矛盾状态。倘若不通过制度性手段纠正这种因审查主体分离引发的矛盾现象，将会从根本上动摇专利制度赖以维持的审查主义原则。

在具体规则的构成上，假想权利要求规则不同于现有技术抗辩规则。前者是对专利要件的全面审查，主要是就新颖性、创造性等授权的实质性条件的审查；在举证责任方面，应当由专利权人证明相比于申请日的现有技术被控侵权技术方案满足专利授权的实质条件。而禁止反悔规则仅在出现“两头得利”的情况下，才可以适用。这样其更加接近弹性排除说，而我国实践中较多采取的是可预见排除说，由于申请文件的修改在效力上溯及至申请日，因此可预见排除说考量专利权人在修改时是否可以预见到某一技术方案。如果可以预见而不写入权利要求则排除适用等同侵权的做法，同样是给专利权人施加了过度的撰写完美权利要求的义务。

限制规则的第三个类别与专利权人之意思相关，具体包括捐献规则、特意排除规则和可预见规则。那么这三个规则与专利权人之意思之间存在什么样的联系呢？就捐献规则来说，在说明书中披露但未写入权利要求，可以认定专利权人可以很容易地将其写入权利要求却未这样做；就可预见规则来说，对本领域技术人员来说，在申请时将可替换技术方案写入权利要求是很容易的，但专利权人却没有这样做；就特意排除规则来说，专利权人在撰写权利要求时很容易选择不去使用明显具有限定含义的用语，但专利权人仍然有意识地这样做。这三个规则的共同点均在于在专利申请时点专利权人可以很容易地做出某种行为（如将记载在说明书中的内容写入权利要求或将在申请时可预见可替换技术方案写入权利要求）或不做某种行为（如在撰写权利要求时不采取明确限定保护范围的用语），但专利权人却采取了相反的做法，因此应当依专利权人之意思不再允许其就相关技术方案主张等同侵权。对于上述三者是否均具有正当性，或有些正当性更强进而应作为等同侵权的限制规则予以保留等问题，在学说与实践中众说纷纭。近期中国的司法实践对三者全面予以接纳，使得三者发挥了限制等同侵权适用的作用。

对于这一类别的限制规则，本文持反对的见解，理由在上述等同侵权之法理基础部分已有论述，即要求专利权人在申请时即撰写一份“完美的权利要求”在宏观上是对社会资源的一种浪费。具体来说，从捐献规则来看，一方面，要求说明书与权利要求书一一对应是对专利权人在准备申请文件方面提出了过高的要求，而准备一份完美的权利要求书并不是专利法所追求的宗旨所在。同时，对第三者的预测可能性而言，往往其并非借由说明书之内容而窥探权利保护范围，大多数关于捐献规则的主张均是事后在侵权环节才进行的机会主义行动。另一方面，令专利权人在说明书中披露较为上位的技术思想往往更加有利于技术的公开，有利于发挥专利文件公示功能。从可预见规则来看，与捐献规则类似，要求专利权人在事前撰写权利要求阶段就制作一份完美的文件并无实益。并无理由要求专利权人把申请时可预见的所有实施方式均写入权利要求。其中所谓的可预见，不只是要求专利权人，同样也是要求第三人，即对于本领域普通技术人员来说，当权利要求中的某要件的替换在侵权时容易想到，更不用说在申请时更加容易想到，那么将其纳入等同侵权的范围，并不会给第三人造成不可预见的不利影响。从特意排除规则来看，过于严格的适用造成只要权利要求中使用了一些限定性用语就不再适用等同侵权，这会导致对权利要求的解释仅限于文义范围之内。事实上，即使不存在上述第三类别的规则，现实中多数纠纷仍然可以援引诸如符合发明目的规则等来解决。如现实中有案例虽然适用了捐献规则，但从案情来看完全可以通过适用不符合发明目的要件予以解决。