管育鹰：专利侵权先用权抗辩的政策考虑与法律适用

管育鹰：中国社会科学院法学研究所研究员，中国社会科学院知识产权中心主任

通常认为，现代含义的“专利”是发明人与公众订立的合同，即“从保护私有财产与促进科学情报交流的宗旨出发，允许先进技术的发明人在一定时期内占有其发明的专有权， 但要有个交换条件，即发明人必须把他的发明内容公布于世”。为达到专利制度这一“公开换保护”的目的，在鼓励和保护发明创造人的同时，促进技术信息尽早公开、避免不必要的重复研发、推动产业发展，各国都实行专利保护的先申请制度。

理论上，新的技术方案产生后，发明人有两种保护和利用方式。一是立刻申请专利并投入商业使用，二是采取保密方式实施，二者必选其一。但现实中，同样的技术方案分别由不同主体发明的情形存在可能性，而且，不是所有发明人都会以“尽快申请专利的方式”对其发明进行保护；不排除做出同样发明的人，基于各种考虑因素采取技术秘密的方式进行保护，并在专利权人申请之前就已经实施或为实施做好了必要准备。如果某一发明人因先申请而获得了专利保护，并据此禁止其他发明人的所有实施行为、使其前期研发和投入成本完全无法收回，显然过于严苛而有失公允。先用权抗辩正是为了弥补专利先申请制度的固有缺陷、追求实质公平而设立的；从利益平衡的角度说，“先用权是对采取先申请制的一种必要的补救措施”。世界知识产权组织（WIPO）下设的专利法常设委员会（SCP）长期对“专利权例外与限制议题”进行研究和讨论，以期作出国际协调；SCP基于成员国问卷调查总结指出，先用权抗辩的公共政策目标，旨在实现专利权人与在先使用人之间的利益平衡，并解决先申请制度固有的不公平问题，从而为整个社会带来收益。

当然，也有观点认为，先用权抗辩制度的目标除了追求公平外（公平说），还包括保障国家经济的发展（经济说），即“若就政策面论之，先用权抗辩制度可作为限制专利权效力范围的考量因素，由法官在个案中权衡国家经济和当事人利益适度限缩专利权范围”。公平说和经济说在日本司法界均有影响，历来在案例中多有引用。不过，也有日本学者另行解读，指出先用权抗辩制度“以促进实施和抑制过度申请为目的”；持有这一促进发明实施学说的观点进一步阐明：发明的公开和实施是专利制度的两大支柱，所以只对公开的专利权人给予保护、对实施人不给予任何保护是缺乏平衡的；换言之，先用权抗辩制度的设立目的，是以制度的“两根支柱”来促进发明的实施，即基于对产业发展的公共利益贡献程度，对公开新发明的申请人赋予独占排他权、对未公开但已实施或准备实施者则赋予法定的普通实施权。

应该说，WIPO对各国先用权抗辩制度目标的总结，体现了多数国家理论界和实务界的观点。目前，世界各国的专利保护都采取先申请制度，因此也基于公平原则在专利制度中规定了在先使用的专利侵权例外。这一普遍的立法选择是考虑到技术研发和应用的特性而对发明人的实际需求作出的回应。具体而言，随着科技领域竞争的加剧，技术成果的产生和运用方式也日趋多样化，采取保密方式使用或是将发明申请为专利以进行市场布局，与经营者的市场经验和知识产权管理能力紧密相关。据研究，采取技术秘密方式保护的，多为那些产业周期短、迭代更新频率快的技术，或反之是那些不公开技术细节竞争者即难以仿效或难以通过反向工程破解的、能够为发明人带来长期利益的技术；而采取专利保护的，则主要是那些生命周期处于中间地带，或容易为同业竞争者开发出来的技术，发明人宜将其尽快申请，以防止他人先申请反而导致自身可能被卷入侵权纠纷。

从本质上说，分别独立发明同一创新技术方案的人，基于洛克的劳动价值理论，对自己的创新活动成果都享有各自的财产权；基于自主经营权，发明人对其创新活动成果采取保密方式，也符合产业惯例。实践中，在相互保密、对公众保密、仅通过合同允许相对人有条件使用的情况下，拥有同一创新技术方案的不同主体相安无事，可以分头实施、各享收益，从市场效果看也是共存共生的。但是，采取技术秘密方式不可避免地面临“弱保护”风险。因为其没有公示性，不像专利那样是获得国家确认和保障的“对世权”；通过保密方式只能取得“对人权”，在遭遇侵权时主张权益并获得救济更难。如果同时分别占有同一技术秘密的不同主体中，有一个人先申请了专利，或者把技术秘密泄露给第三人，而该第三人又申请了专利，就有可能反过来制止一切原占有人利用该技术；而如果秘密因某种原因泄露之后并没有人去申请专利，这项丧失秘密性的技术也会因失去专有性而进入公有领域。

可见，对于同业竞争者有可能开发出来的技术，选择保密方式实施固然可以作为一项经营决策，但保护效果带有不确定性。对于这类技术，尽快申请专利是发明人获得有效保护、消除市场风险的最佳方案。当然，如果其中一个先行申请专利并获得了“对世性”的专有权保护，会出现行使合法垄断实施权与依照惯例继续使用技术秘密经营的冲突。为避免技术秘密持有人被完全排挤出市场以及前期的研发及应用准备的投入全部“打水漂”，法律在赋予专利权人专有权的同时为先使用的技术秘密持有人设置一定程度的例外是公平合理的。在公共政策意义上，考虑到现实中有很多中小微企业可能因为成本等问题，只好对研发成果采取保密方式，设置先用权抗辩可保障其不至于因他人就同样的技术先申请专利而彻底丧失利用此项技术的商业机会，也有支持扶助这类科技初创主体的作用。

尽管各国设立专利侵权先用权抗辩制度的目标，都主要在于弥补专利先申请制度可能存在的漏洞。但因国情差异，国际上对先用权抗辩的具体规则和适用条件并无统一标准，对法律条款的解释也一般需要依据个案事实来确定。值得关注的是，美国在通过2011年《发明法案》（AIA）修改专利法并将“先发明制度”改为“先申请制度”的时候，曾由美国专利商标局（USPTO）专门就先用权制度组织了详细的研究和讨论，并最终在立法上明确了该制度适用的例外规则，即对高等教育机构及其技术转移实施机构所拥有的专利权，若专利保护的发明来源于政府资金，则不得主张先用权。这一条款通过的缘由，是立法者为了回应大学等机构的需求，消除其对于扩大先用权制度将不利于其研究成果对外授权实施的担忧，避免先用权抗辩制度运用过于宽泛，导致“严重破坏专利制度且对学术性公开造成巨大威胁”。

显然，美国对于先用权再限制的这一立法选择是由其产学研有机结合的科技创新机制（《拜杜法案》的实施经验）决定的。该法案将国家财政资助的大学及研究机构研发的科技成果在市场进行有效转化，其中发挥核心作用的正是专利制度。高校等机构反对先用权抗辩制度的理由是：过度适用该制度将违反专利制度赋予垄断权以鼓励权利人充分公开发明内容的政策目的，使潜在的实施人不愿意获得授权实施这种有瑕疵的专利、承受额外的风险，从而不利于高校等机构的前沿性科技成果的转化。因此，尽管设立先用权抗辩制度有令人信服的经济和政策理由，但是仍在立法中明确了该制度适用的例外规则，以激励市场主体资助和参与高校等机构的研发，并在专利授权后立刻获得免费独占实施许可，而高校等机构则可获得额外的研发资金并给予发明人足够的奖励以激发其积极性，从而在专利运营相关产业链中扮演重要角色。美国专利法对先用权适用附加“高校及机构例外”的规定在世界上是独有的，其本质是对专利侵权例外制度的再限制，目的是鼓励利用国家财政资金研发的技术尽快通过专利制度发挥出最大社会效应。另外，美国在改革专利制度同时也加大了对技术秘密的保护力度。例如，于2016年5月通过了美国《商业秘密保护法》，在原有美国《经济间谍法》提供的刑事保护之外，为商业秘密权利人增加了主张民事救济的联邦立法依据，以提高相关当事人对法律行为及后果的预见性。应该说，这种双管齐下的立法经验表明，同时强化以专利和技术秘密两种方式保护技术创新成果并不矛盾。这两种制度的各自适用对象是可以进行合理划分的。因为大量的专利和技术秘密仍由作为市场主体的企业自主经营，先用权抗辩不适用的只是那些财政资助产生的由高校等机构获得的专利权。

本文认为，美国在通过立法明确专利侵权先用权抗辩的同时，也明确了其适用对象的例外，其中的缘由值得探究。结合美国在专利侵权诉讼实践中几乎没有先用权抗辩判例的情况，以及在中美贸易摩擦中高调强化技术秘密保护的做法，可以管窥其在科技创新政策上精细设计、内外有别的态度。对我国而言，由政府财政资助的大学和科研机构申请的专利很多，而目前科技成果转化率却不尽如人意。在完善产学研协同创新机制的背景下，在适用先用权抗辩的过程中，如何把握这类财政资助产生专利的司法保护政策需要仔细斟酌。总体而言，对在先使用的专利侵权豁免范围的确定，在一定程度上涉及国家在鼓励和保护科技创新、促进产业实施政策上的导向；既要保护自行研发技术秘密所有人的合法利益，又要避免架空“公开换保护”的专利制度，使得本应采用专利保护的发明人更倾向于对技术创新成果采取保密措施，从而不利于推动新技术的产业化运用和提高社会整体科技创新能力。因此，尽管单从市场运营的角度说，选择哪种方式都是技术研发者的自由，但对于社会整体利益来说，基于国家研发投入的集群化科技协同创新对提升相关产业的现代化水平具有重要意义，在公共政策上需要倡导并充分发挥专利制度的“公开换保护”作用，推动新技术广泛应用和产业升级换代。在司法政策导向上，若对先用权抗辩的适用标准把握过宽，则可能对率先向社会公开技术方案并承担申请、无效风险和权利维持等成本的专利权人不公，同时可能进一步影响以后的科技竞争决策，即偏重于以技术秘密方式实施，造成技术封锁、重复研发和浪费资源，不利于推动社会技术创新。

基于上述分析，对于先用权抗辩制度政策目标，我国宜强调公平原则和利益平衡原则，而在实践中采取的态度可介于“严格限制适用的”美国与“通过各种学说扩张适用范围的”日本之间。这一定位更符合我国在目前的科技发展阶段，鼓励国内外技术研发者对于中等竞争力的技术，更踊跃地利用专利制度而不是采取保密措施。因此，先用权抗辩应交由司法者在实践中灵活处置，而像日本一样将“先用权概念”扩张为“与专有权并行的普通实施权”似无必要。

如上所述，先用权抗辩的设立，主要是基于公平原则对在先使用人的先期投入作出合理补偿，而个案中对公平、合理尺度的把握恰恰是司法实践中最疑难的问题。本文以下就先用权抗辩在我国专利侵权纠纷适用的相关问题进行讨论。

一般来说，被告在应对专利权人的侵权指控时，除了首先会提出已超诉讼时效（权利懈怠）、管辖权异议、证据效力瑕疵等程序性抗辩之外，还可进一步提出一系列实体性抗辩理由。常见的如不侵权抗辩（未落入专利权范围）、权利效力抗辩（如过保护期和放弃权利等，但我国尚无专利权无效抗辩制度）、禁止反悔抗辩、现有技术抗辩，另外还有《专利法》第75条规定的权利用尽、临时过境、Bolar例外、科研目的等不视为侵权的例外情形，以及非生产经营目的、滥用专利权、合同许可、合法来源抗辩等其他抗辩事由。从专利诉讼的相关实践看，各类侵权抗辩的举证难易程度不同，而被告往往会从最容易的顺序提出。《专利法》第75条先用权之外的其他例外情形和非生产经营目的抗辩相对简单，而可能涉及垄断的专利权滥用之证成则过于复杂，因此司法实践中适用的案件不多。有研究者在对广州知识产权法院2014年至2017年的发明和实用新型专利侵权案件判决书的梳理中发现，采用较多的抗辩理由包括未落入原告专利权的保护范围（不侵权抗辩）、现有技术抗辩、先用权抗辩、侵权不成立抗辩和针对不承担赔偿责任的合法来源抗辩。其中，侵权不成立和合法来源抗辩更多基于行为事实判定，而不侵权抗辩、现有技术抗辩和先用权抗辩则更多涉及技术事实查明和法律规则解释，先用权抗辩的适用尤为复杂。具体说，在阐释立法上“制造相同产品、使用相同方法”“必要准备”“原有范围”等核心要件之前，还须先辨明其他一些先决条件，例如与现有技术抗辩的适用关系以及被告是否属于可以提出先用权抗辩的主体。

理论上说，现有技术抗辩与先用权抗辩适用的条件并不相同。在抗辩主体方面，先用权抗辩严格按法律条文解释可能范围较窄，一般只有产品的制造者或方法的使用者才能主张，而现有技术抗辩无论被控侵权人是制造者、使用者、销售者还是许诺销售者均可主张。在适用条件方面，法院对以承认专利权有效为前提的先用权抗辩之证明要求相对更为严苛，抗辩人一般须证明在专利申请日之前已经独立研发出，或者通过合法手段已掌握与涉案专利技术方案相同的技术方案，且须证明立法要求的在申请日前已经“制造相同产品、使用相同方法”，或为此做好“必要准备”以及在“原有范围”继续实施等核心要件；而在现有技术抗辩中，抗辩人即使是在专利申请日之后甚至授予专利权之后才开始实施，也仍然可以主张抗辩，且该抗辩若能证成，抗辩人可继续实施相关技术，并不限于原有范围。可见，一般而言，基于难易程度，被控侵权人主张现有技术抗辩如果成立，就没有再主张先用权抗辩的必要性；但作为诉讼策略，在专利侵权诉讼中，被告同时提出包括这两种抗辩在内的诸多抗辩理由的情形并不鲜见。

那么，若当事人同时主张现有技术抗辩和先用权抗辩时，法院是否都要审理？对此实践中存在一定争议。从逻辑上说，在同一个案件中适用先用权抗辩，前提是默认专利权的有效性、合法性和稳定性，也即在先使用人于申请日前的行为并未使得该发明成为现有技术，或未披露发明技术方案细节从而导致后来获得专利保护的客体丧失新颖性和创造性。否则，法院在审理专利侵权纠纷时若已认定现有技术抗辩成立（有的国家还有无效抗辩），就意味着与现有技术相同或等同的专利技术方案的权利效力存疑，从而也不必考虑先用权抗辩主张。因此，在被控侵权人同时提出现有技术抗辩和先用权抗辩时，法院应当先审查现有技术抗辩是否成立；若被诉侵权技术已构成现有技术，则不再审查先用权抗辩。不过，尽管更难主张、范围更窄，在现有技术抗辩能够证成的情况下没有必要再审查先用权抗辩，但在案情比较复杂时，现有技术抗辩和先用权抗辩同时提出时，法院按顺序审理的情形也存在。在“潜水泵专利侵权案”中，专利权人王某起诉五被告生产、销售某一型号潜水泵的行为侵权，五被告称该技术为行业通用、在原告申请专利前已有成品，并提交了申请日前制造的潜水泵、设计图纸等证据。一审法院认为现有技术抗辩成立驳回了起诉，二审法院则对被告提出的四项不同的现有技术抗辩详细进行了分析和认定，认定其中一项可以成立、三项不能成立，而其中一项现有技术抗辩虽然不能成立，但其证据可以支持先用权抗辩成立。此外，也有案例表明，若一审中被告主张的现有技术抗辩不成立，即使一审时未主张先用权抗辩，只要二审中被告主张的先用权抗辩与其在一审中已经提出的现有技术抗辩具有密切关系，法院也可对此审理并据此作出判决。可见，诉讼中被告通常会同时提出多种抗辩，而性价比最低的先用权抗辩往往有最后的兜底作用。

如上所述，产业活动具有多样性，处于同一技术领域的经营者，基于共同的现有技术和商业条件，在不知道他人发明的情况下研发出相同新技术的现象，虽然不多但也难以避免。而且，将开发出来的技术成果申请专利以获得法律上强有力的专有权保护，或以秘密方式合法合规地实施，都是产业界的常有实践。因此，法律设立先用权抗辩制度以在一定条件下保护在先使用人，使其合法利益免于被专利权人的对世性独占实施权排除是必要的。不过，作为未披露的信息，技术秘密保护是整个知识产权体系中疑难复杂的议题之一。与专利权有国家权利证书作为背书不同，主张先用权抗辩首先碰到的问题是，须证明自己善意使用的是独立研发的技术或有合法来源，依法可以提出先用权抗辩。简言之，只有先澄清被告的主体资格和技术来源的合法性，才有适用先用权抗辩的余地。

在这方面，最典型和无争议的情形是，在先使用人是直接研发并已经或准备将技术投入实施的人。也即，发明是在先使用人并不知道他人的专利申请要求保护之内容的情况下独立于专利权人开发出来的。不过，在有些情形下，主张在先使用的人并不一定是发明人自己，而可能是从发明人那里合法获得产品或方法而实施的人，因此各国对主张先用权抗辩的主体并不仅限于发明人自己。那些出于善意实施或技术来源合法的人，也可主张先用权抗辩。对此，对于WIPO关于在先使用的问卷调查，西班牙在答复中解释：“先用权的受益人必须是在专利权人之前实施同一发明的第三方，与专利权人没有联系或接触，并对发明保密⋯⋯盗用或不公平地获得发明人的知识，则不构成善意”；俄罗斯认为，“任何使用都必须是善意的，也就是说使用技术解决方案的人既不知道也不应该知道所要求保护的解决方案的基本特征”。在日本，依据《特许法》第79条，如果是自行发明，或并不知道是与专利申请有关的发明内容而从发明人处得知，并已使用或做好准备的，则有权以非专有普通实施的方式继续实施。德国也认为，只有善意行使才可以适用先用权抗辩，如果明知或应知某技术来源于不会同意分享发明内容或允许使用该发明的第三人，则使用属于非善意，不得主张先用权抗辩。例如，接受发明人委托制造发明物进行性能测试，受托人应该知道自己是因合同关系而得知发明内容并只能为了履行合同而实施，不能在合同终结后继续实施并主张先用权抗辩。另外，德国在强调在先使用以善意为前提的同时，对具体的在先使用行为之范围并非一味采取严格限制的态度。在“雷达天线系统保护罩及其制造方法”案中，被告在申请日前即生产制造并向客户提供只能用于受专利保护的保护罩的部件，而保护罩由客户按专利方法最终组装完成，德国联邦最高法院认为若在先制造的产品部件在技术上和经济上只能用于实施受保护的发明专利，则生产部件的在先使用人可以援引这一例外。美国在立法上也强调先用权抗辩须本着善意行使，如果抗辩的主体从专利权人或者与专利权人有契约关系的人处获得，则不得主张先用权抗辩；若提出先用权抗辩但未能提供充分证据，法院认为主张不合理不成立的，可以根据情况判赔律师费。而且，在美国，在先使用行为至少应发生在专利申请日或美国《专利法》第102条（b）规定的宽限期公开日两者较早之日期的一年之前。这些法律条款规定的先用权抗辩适用前提条件明确且严格，再加上还有高校等机构的专利不适用的“例外之例外”，因此先用权抗辩在美国的专利侵权诉讼中很少被提出。另外，由于美国专利审查期限较长，在先使用人宁愿利用授权之前的五年左右窗口期实施发明而不用担心侵权指控，而且在一些领域五年内便可收回成本，在得知专利授权后立刻停止实施可不必承担赔偿责任，因此先用权抗辩也无必要。

在我国，虽然立法并未明确，但实践中关于先用权抗辩的适用前提，北京的地方性司法文件很早就指出，即在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释）进一步将这一前提条件概述为“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持”。换言之，先用权抗辩的适用主体并不仅仅是独立开发技术并直接实施的人，也可以是关联企业等合法合理合规使用该技术的人。只要不是非法获得的技术，合法使用人就可以主张该例外。在“防火隔热卷帘案”中，二被告证明了被诉侵权产品均来自于被告1之母公司且该母公司在申请日前已自行完成技术研发，原告也并未质疑二被告主张先用权抗辩的主体资格，而是认为其使用的技术不是母公司自行研发的。对此，法院认为，被告1提供了其母公司研发设计的可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的证人证言，以及案外人提供的研发产品原材料等证明，同时还提交了国家主管部门发动全行业开展研发的政策文件、母公司在涉案专利申请日前已使用该技术制造出相同产品等相关证据，这些证据可以彼此印证，故对被告1关于母公司自行研发的主张予以采信。

不过，尽管法院对抗辩主体的资格标准可适当放宽，但在适用于化学生物制药等新产业领域时，由于实施发明的过程漫长复杂、参与主体多，需要完成临床试验环节和获得上市销售许可，被告的先用权抗辩的证明责任较难完成。例如，在“左旋奥硝唑”案中，尽管二审法院接受了被告在一审中未提出的先用权抗辩，但仍认为被告提交的大部分实验资料均晚于涉案专利申请日，而早于该日期的准备工作所涉主体又非两被告，即两被告不具备可主张先用权抗辩主体资格，且难以用他人的行为证明自己的实施或者为实施做好了必要准备，也就无法界定“原有范围”，因此两被告主张先用权抗辩就难以获得支持。另外，“善意”的判断毕竟带有一定的主观裁量性，向来在司法实践中较容易引发争议。对于“如何证明技术来源合法”这一问题，在个案判定中仍存在某种不确定性。例如，被控侵权人称其在发明人申请取得涉案专利之前，就委托案外人王某研发出了涉案专利给自己使用，属于使用在先。但法院认为，先用权抗辩的主体应当是产品的制造商或方法的使用者，产品的销售者或使用者不享有先用权，王某并非被控侵权人的员工，即使确实是王某设计、制造的，被控侵权人作为相关产品的使用者亦无权主张先用权抗辩。

总的来看，世界各国对先用权抗辩的前提有不同方式的强调和表述，即在先使用人必须基于“善意”或技术来源“合法”。与此相应，提起先用权抗辩的主体不仅限于发明人，还可以包括关联企业或与之有合法业务关系的人，关键问题是要证明合法来源于独立研发的发明人。一方面，虽然不是严格意义上的权利而仅是例外情形下的不侵权抗辩，但由于主张先用权抗辩的基础是可以直接实施或原则上可以对外许可实施的技术秘密，那么在“善意”“合法”的条件下，也应允许将这一抗辩权转移给第三人。另一方面，如果任由在先使用人像专利权人一样自由地对外许可实施技术，并允许所有被许可人都行使先用权抗辩，则会导致专利权虚置。因此，多数允许先用权抗辩转移的国家，都要求该先用抗辩权必须连同整个实施业务或企业主体一并转让。在我国，司法解释也特别指出，“先用权人在专利申请日后将其已经实施或做好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外”。换言之，申请日之前已经合法获得独立发明人的许可而实施或为此做好准备的且尚在合同期内的被许可人，也可以主张先用权抗辩。在申请日之后，只有一并受让或继承经营主体资格的人才可以主张先用权抗辩。

根据我国立法和实践，先用权抗辩适用的核心要件包括“制造、使用”“必要准备”“原有范围”“相同产品或方法”，本文以下将逐一进行分析。

要主张先用权抗辩，仅知悉和了解掌握发明技术方案的信息内容是不够的，在先使用人必须在申请日前已经将同样的发明投入了商业使用或为此做好了必要准备。通常来说，“商业使用”或“使用”行为并不难理解。例如，美国立法即明确规定，在先使用指“在美国生产制造或以其他商业方式使用”发明的行为，这些行为若无先用权抗辩将构成专利侵权。而所谓专利侵权，是指商业性制造、使用或销售，以及明知而积极引诱或帮助的间接侵权等行为。日本《特许法》第79条规定，“日本国内从事实施发明业务或为实施发明进行业务准备的人，在其实施或准备实施发明的业务目的范围内，有权以非专有普通实施的方式继续实施”；同时根据日本《特许法》第2条（3）款的定义，“实施”行为包括：1）产品（包括计算机程序等）发明的生产、使用、销售等（包括租赁；在产品是计算机程序等的情况下，包括以电子通信线路方式提供）、进出口、许诺销售（包括为销售目的而电子显示等）；2）方法发明的使用；3）使用方法发明所生产的产品之使用、转让、出口或进口、许诺销售。德国《专利法》第12条第（1）款对先用权抗辩的规定是：“专利权的效力不及于在专利申请时已经在国内投入使用的或者已经为投入使用做好了必要准备的发明，该发明的使用人有权为自己经营目的在自己或他人的厂房里继续使用”；该法第9条的规定，“使用”包括：1）制造、提供、使用其专利产品或者将其投放市场；2）为前述目的进口、储存其专利产品，使用其专利方法；3）第三人知道或者依情势应当知道未经专利权人许可不得使用其专利方法但仍提供帮助；4）提供、使用依照专利方法直接获得的产品，或将其投放市场或为前述目的进口、储存依照其专利方法直接获得的产品。可见，虽然德国立法上采用的“厂房”一词（显然是受早期专利法制定时发明以机械制造为主的影响）可能会引起一定疑惑，但结合立法条款上下文解读可知，在先使用的“使用”所涵盖的行为范围很广，应包括受到专利权控制的所有实施发明的方式，而并不仅限于在“厂房”中的生产制造。事实上，德国司法实践认为，如果在先使用人已生产或准备生产要求保护的发明，则其可实施德国《专利法》第9条所设想的任何行为，包括生产、许诺销售、销售、使用、进口、存储等直接侵权（仅是进口或销售了该发明而没有为生产做任何准备除外）；在特殊情况下，还包括德国《专利法》第10条所指的间接侵权。

与上述国家立法中采用的涵盖行为类型广泛的商业使用、实施、使用等用语不同，我国《专利法》先用权抗辩条款中采用的“制造、使用”，在字面和概念上均有一定差异，因而可能导致困惑。从我国立法中上下文的用语来看，“制造、使用”并不能涵盖专利实施行为的所有方式和类型。也即，专利的“实施”概念在我国与国外并无不同，应包括《专利法》第11条所列举的“为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。因此，实践中在判断某一行为是否适用先用权抗辩时，需要对“制造、使用”作扩张理解，使之与《专利法》上的“实施”概念保持一致。对此，我国的司法解释或指导文件虽然并未作出规定，但有观点认为，“本条规定先用人享有继续制造、使用行为的权利，该含义应当也包含允许先用人处分或使用其制造的产品的意思”。在个案中，法院也指出，在制造商并非被告，但销售商提出合法来源，并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下⋯⋯销售商可以主张制造商享有的先用权。

本文认为，在先使用作为对抗侵权指控的抗辩事由，理论上应适用于所有可以构成专利侵权的实施行为。我国《专利法》虽然采用了“制造专利产品、使用专利方法”的表述，但在理解适用上应当与专利的“实施”行为一致，即还包括对生产制造出的相应产品的后续使用、销售、许诺销售，否则在先使用人的经济利益无从实现。同时，“制造、使用”不应仅限于自行研发者在申请日前自己亲自实施的在先使用行为，还应包括第三人依合同合法接受其委托的制造、销售的行为，即通过合法途径对产品进行销售、符合商业惯例的日常行为，在“善意”的基础上也可适用先用权抗辩。需要指出，虽然我国立法未指明在先实施发明的行为应当发生在国内，但考虑到专利权的地域性，并参照域外的立法和实践，先用权抗辩适用的实施行为，不包括在境外生产制造后“进口”到国内的情形。

在各国的专利立法和实践中，先用权抗辩一般都要求在先使用人已经实施发明或为实施做好了“必要准备”。其中，后者的相应表述包括“必要的准备工作”“必要的准备”“认真和有效的准备”“切实和认真的准备”“大量和认真的准备”“实质性的准备”“必要的安排”“实际的准备”及“必需的准备”“已采取明确步骤（合同或其他方式）”等。值得关注的是，美国未将“必要准备”作为先用权抗辩的要件，而是要求在先使用人应已将发明投入商业使用一年以上。这与美国《专利法》上的宽限期相关，即既然专利申请人在申请日前一年内的公开行为不丧失新颖性，那就应避免他人在这一年内模仿已公开的专利并主张先用权抗辩的情形发生。应该说，美国对在先使用行为仅承认“商业使用”，不包括为此作“必要准备”，这一规定对先用权抗辩的适用设置了严格的条件。而且，美国法院在民事诉讼中向来要求证据“清晰可信”或有“高度盖然性”，举证失败风险大，因此实践中少有先用权抗辩的案例发生。另外，在立法上规定了在先使用包括为发明的实施做好“必要准备”的国家，一般都会在司法实践中要求被控侵权人提交能表明其有将发明用于商业活动的真实意图或进行了认真有效准备的证据。例如，将该发明投入实施的业务计划、用于发明实施的“厂房”等设施装备、流水线的设计及建立、原材料的准备等。不过，在具体的证明责任上，不同国家要求有一定差异。例如，德国法院认为，仅仅制造不可销售或仍有待测试的样品或模型、未作出明确的商业使用决策并开始为此进行认真准备的，不属于为使用该发明做出了必要准备。而日本法院认为，如果即将实施发明的意图能以客观上可识别的方式和程度表达，则即使尚未进入实施的阶段，也满足为实施发明进行业务准备的要件。在“步行梁式加热炉事件”中，日本最高法院认为，在先使用的效力范围，不限于在发明专利申请日（或优先权主张日）前使用权人实际实施或准备实施的形式，也包括有所变更但仍在发明同一技术思想范围的实施形式，被告提交的报价单中记录了将要采用的步行梁式加热炉的具体结构并要求分包商提供报价以便为订单做准备。这些证据在客观上确认了其即将实施的意图，构成业务准备。

在我国司法实践中，被认为已经做好制造、使用必要准备的情形包括：1）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；2）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。这些条件是对长期司法经验的总结，即通过实施发明所必需的主要技术图纸、设备材料等客观证据，来证明将发明用于商业活动的意图是否真实和准备是否认真有效。已有案例表明，在被控侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件的图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经为生产被诉侵权产品做好了必要准备，即先用权抗辩成立。应该说，我国法院对“必要准备”主要依靠客观上可被认定的事实来判定，而这有赖于被告的充分举证。例如，已经进行了相当程度的投资，已完成了实施发明的具体生产流程设计方案或图纸，已经制造或购买了实施发明所需的必要设备、模具、原材料，以及已经生产制造了已投放或即将投放市场的产品等。可见，相对于“日本法院依据报价单中记录的结构图和报价要求来裁判”而言，我国和德国法院对“必要准备”的举证责任要求更高。也即，对“必要准备”不仅要求证明主观上具有即将实施的意图，而且在客观上也必须证明已完成了实施发明所必须的准备。例如，在前述“防火隔热卷帘”案中，我国法院采信了被告提交的研发设计的可行性报告等系列文件，以及会议纪要、证人证言、原材料准备证明等证据，认定构成自行研发和为实施做好了必要准备；而在“驻车加热器”案中，因采购合同和物流单等资料存在无盖章签字、显示的商品名称与被诉侵权产品名称不完全对应、生产日期和信息标签有误差等瑕疵，法院认为被告不能证明“必要准备”，先用权抗辩不成立。不过，和德国一样，我国已有司法经验多指向传统（机械）制造业中的产品或工艺流程发明。如果不涉及厂房中有形产品的生产制造，则该如何判定是否做好必要准备？对此，日本在立法上明确将“计算机程序”纳入“产品”范畴，并规定这类虚拟产品相关发明的实施方式包括“在线提供”和“展示”。这一立法经验可供在将来发生涉及计算机程序的方法流程发明纠纷时参考。

先用权抗辩的法律效果是被控侵权人可以依法继续免费实施专利，因此其适用范围的划定与专利权人利益攸关。对此，各国在立法上的表述和态度大同小异。很多国家都在立法中明确在先使用人只能在“原有范围”继续实施或“以之前的形式和条件”继续免费使用，不允许其随意扩大范围。但也有些国家采取比较通融、模糊而允许一定扩张的表述（例如，日本《特许法》第79条中的“在实施或准备实施的发明和业务目的范围内，有权以非专有普通实施的方式继续实施”，以及北欧国家的“保留”或“保持”在先使用一般特征的继续使用等）。从日本立法可以看出，实践中允许在先使用人以“非专有普通实施的方式”继续实施，而只要在“业务目的范围内”即可，并不拘泥于与原来完全一致的方式。为进一步归纳先用权抗辩适用时的考虑因素以减少不确定性，日本特许厅专门于2006年发布了“先用权制度指南”（事例集）。该指南后于2016年发布第2版，并分别于2019年和2022年修订，内容包括先用权制度概述、先用权的范围澄清及示例、先用权的证明、关于先用权的主要法院判决等，为那些采取技术秘密方式实施发明的先用权人提供了战略防御参考，也在细节上提供了具体证明手段的示例（如采用时间戳来留存相关材料）。德国《专利法》第12条虽未对在先使用的范围或规模作出限制，但实践中法院关于先用权适用范围的解释相对较为谨慎。例如，德国联邦最高法院认为，如果对在先使用设备的利用超出了在先使用范围、干扰了获得专利发明的主题，则在先使用人不得进一步利用该设备；对在先用权的理解不能过于狭隘以导致无法合理地利用它，但也必须考虑到专利的技术启示可能包括数量或质量上的备选方案，如果在先使用人仅能证明使用了其中某些备选方案，则不一定能使用所有备选方案从而损害专利权人的合法利益。美国《专利法》第273条规定，在不侵害专利权的前提下先用权可以延伸到数量、规模的改变和技术的改进。这一规定与德国法院的解释类似，但实践中美国对此缺少判例。

我国《专利法》第75条要求在先使用人“仅在原有范围内继续制造、使用”。对此，用于指导法律适用的司法解释进一步阐明了“原有范围”，即“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”。从这一规定看，我国司法界既往对先用权抗辩的“原有范围”要件理解的关键词是“生产规模”。但是，司法解释并没有进一步说明什么是“生产规模”。在实践案例中，法院对“生产规模”的解释比较灵活，态度趋向于宽松，主要体现在以下两个方面。

其一，“生产规模”用词显示出基于有形产品生产制造的量化标准。这一标准与长期以来我国积累的先用权抗辩案例主要涉及制造业的设备、产品、工艺流程相关，也反映出这些实际案件主要涉及新产品发明专利和实用新型专利。有观点指出，“量化标准”与先用权制度法律精神相悖，只要是在先使用人本人在原有的产业领域内使用即可。这一观点强调适用目的，类似日本立法上的“在其实施或准备实施发明的业务目的范围内”，有利于解决实践中在先使用范围的界定问题。从近些年来我国关于先用权抗辩适用的情况看，法院在“原有范围”判定时对“生产规模”的解释也较为灵活。例如，涉案专利是一种控制浴霸产品使用的遥控器，在被告证明了在专利申请日前已经生产销售浴霸、遥控器是搭配浴霸产品型号委托他人定制的情况下，法院根据申请日前被告建成投产的流水线的浴霸产量，认定被告委托他人定制的遥控器之生产规模没有超出原有范围。在“条形音箱案”中，法院认为先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高，该认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任；在被诉侵权人已经尽力举证、提交的证据能相互印证形成证据链并初步证明其所主张的原有范围具有合理性且专利权利人没有提供充分反证予以推翻的情况下，可以认定被告未扩大生产规模、系在原有范围内实施。

其二，我国《专利法》第75条要求在先使用人必须在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法，或为此做好了必要准备，但不论是立法还是司法解释，都没有对什么是“相同”产品或方法作出进一步说明。通常，世界各国在司法实践中会采用专利侵权判定的等同理论，以保持法律适用的弹性、加强对专利权的保护，适应纠纷发生时技术发展的态势，我国也在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中明确了“手段、功能、效果”的相同或等同构成侵权。因此，尽管我国对于先用权抗辩制度的立法和司法解释都未对“相同产品”和“相同方法”作出规定，但从体系化角度阐释，先用权抗辩判定也应同样适用等同原则。换言之，在理解先用权抗辩要件的“原有范围”时，应将有“相同”和“等同”技术特征的情形纳入。例如，在“电石连续出炉传输系统”案中，被告主张其电石出炉传输系统具有内轨与外轨两条轨道，与涉案专利的链式系统设计构成区别，但法院认为涉案专利并未对链式传输系统的轨道数目作出限定，故被告关于被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权保护范围的主张不成立；但被告的电石出炉传输系统是按照申请日前获得的技术许可协议和采购合同随附的设计图纸生产制造的⋯⋯符合专利法规定的仅在原有范围内继续使用。

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