曹新明：专利侵权等同原则适用研究

在专利领域判断专利侵权是一项非常重要的法律行为，直接关系专利权的利益保护。在专利侵权纠纷审判实践中，为了有效保护专利权，防止被控侵权人搭便车窃取专利权人的利益，法院通过判例形式确立了专利侵权判断的等同原则。比较法上来看，适用等同原则判断专利侵权大体有德国的“三要件”、中国、美国的“四要件”和日本的“五要件”等标准，这几种要件标准形式上有所不同，但实质内容基本一致，都是以“发明的技术思想”为核心，以保护专利权人合法利益为基础，以协调专利权人利益和社会公共利益为目的，让专利制度发挥更好的作用。然而，有学者对适用等同原则判断专利侵权存在扩大专利权保护范围，并导致专利权边界模糊难以确定之弊端，建议废除之。结合经典判例和审判实践研究，就适用该原则判定专利侵权的必要性和重要性达成共识。

专利侵权 等同原则 利益平衡 捐献原则

引　言

　　专利侵权诉讼既是专利权人维护其合法权益的救济手段，也是被控侵权人对抗专利侵权指控以维护其合法利益的法律程序。因此，专利侵权诉讼是一场专利权人与被控侵权人的利益博弈过程。在这场博弈过程中，作为原告方的专利权人总是希望自己能够通过专利获得更多的利益并且受到最大程度的保护。与之相对的被控侵权人，同样会采取有效措施应对专利权人的侵权指控，以减轻甚至免除其侵权责任。为了判断专利侵权，法院在具体案例中根据专利法有关规定，首先采用技术特征全覆盖原则（相同侵权或者字面侵权）判断别控侵权人是否侵权。在相同侵权或者字面侵权不成立的情况下，考虑适用等同原则进行裁判，达到有效保护专利权或者处罚侵权人的良好效果。根据我国专利法的规定，确定专利权保护范围以专利权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。为了将该项规定适用于司法实践，我国最高法院以及部分地方法院（如北京市高级人民法院等）制定了必要的参考标准，即技术特征全覆盖标准或者技术特征等同标准。本文试对专利侵权等同原则适用问题进行研究，求教于同仁。

一、专利侵权等同原则的缘起

二、专利侵权等同原则适用的场景

三、专利侵权等同原则适用的理论依据

（一）适用等同原则判断专利侵权之利益平衡理论

（二）适用等同原则判断专利侵权之激励创新理论

（三）适用等同原则判断专利侵权之资源节约理论

四、专利侵权等同原则适用之弊端

适用等同原则判断专利侵权的理论基础论证了在专利司法实践中适用等同原则的效益性、公正性和正当性。事实上，专利法未明确规定专利权效力边界如何确定，以及遵循何种原则确定。专利法只是原则性规定以权利要求的内容为准。此处规定的“权利要求”实际上是指专利权利要求书中记载的“权利要求”。实践中，“专利权利要求书”是专利申请人按照法律规定向国务院专利行政部门提交的正式申请文件之一，由专利申请人或者专利权人本人撰写。理论上讲，这种由专利申请人或者专利权人本人撰写的文件应当是发明人自己的真实意思表示，能够准确说明其发明的本质特征，表达其权利范围。然而，事实并非如此。专利申请人或者发明人本应最清楚其发明的技术特征以及需要保护的权利范围，但恰恰是专利申请人或者专利权人自己担心因为说明书和权利要求书对权利边界过宽或者过窄，直接影响其专利权的获得以及保护范围，从而导致该保护的技术特征未得到正确说明，或者在权利要求书中未被明确表述，进一步导致权利边界模糊不清或者因为错误而被遗漏或者拓宽。

首先，在这种情形下，适用等同原则判断专利侵权实际上拓宽了专利权的保护范围，在某种程度上甚至超出了专利权人或者专利申请人原本设计的专利权保护范围。这种结果使得本来就模糊的专利权边界变得更不确定。例如，对于全新的、在技术史上未曾有过先例、在某个时期具有科技开创性或者开拓性的重大发明专利，适用等同原则判定侵权时可适当放宽；对于组合性发明或者选择性发明，适用等同原则判定侵权时可适当从严。由此观点可知，适用等同原则判断专利侵权就是缺乏明确统一的标准，同样的纠纷在不同法院或者由不同法官审判，可能得出完全不同甚至相反的结果，使得某些种类的发明专利权利范围变得更加不确定。何谓“适当放宽”，何谓“适当从严”？在具体案件中，是否适用等同原则似乎交由法院（实际上就是审理案件的法官）自行决定。相对来说，日本法院通过判例确定的“五要件”标准，对具体侵权纠纷案件审理的法官适用等同原则更具有约束力，因为“非实质部分”决定了“置换可能性”的技术特征只能是专利技术特征中的“非实质部分”，而不是实质部分；“置换可能性”的技术特征必须是在发明申请专利之日是“非显而易见的”，并且没有特殊情形。为适用等同原则划定了尺度，限缩了法官的自由裁量权。

其次，适用等同原则判断专利侵权，最后认定的专利权边界可能与专利申请人或者专利权人自己设计的保护范围不一致。如前所述，发明人、专利申请人或者专利权人提交专利申请文件时对自己申请专利的技术特征应当是最了解的，其发明的哪些技术特征能够获得保护，哪些技术特征不能获得保护，应当尊重其意思表达。因此，专利法规定，专利权保护范围以权利要求的内容为准，是科学合理的。然而，适用等同原则判断专利侵权有可能将原本不在专利权保护范围内的等同技术特征纳入保护范围，从而让专利权人获得额外收益。

再次，根据“公开换保护”的制度理论，只有专利申请人已经公开的技术特征才能获得专利权，以平衡专利权人利益与社会公共利益。用等同原则对专利权保护范围进行拓展，实际上是对公共利益的侵占。专利权的垄断性是指，不论被控侵权人实施的技术是以何种方式获得的，专利权人有权禁止他人未经许可擅自实施。这种垄断权如果适用等同原则判定侵权，可能将专利权保护范围延伸至与专利技术等同的公有领域。这是适用等同原则判断专利侵权可能带来的问题之一。

最后，适用等同原则判断专利侵权还可能产生其他一些负面影响。因此，为了防止等同原则的滥用，司法实践确立了禁止反悔原则、捐献原则、现有技术抗辩、不正当行为原则以及整体等同原则等限制等同原则的适用。实际上，禁止适用整体等同是非常重要的原则。如果允许整体等同，那么当某人发明了飞机之后，其他人就不能再研发出更加先进的飞机了，因为飞机A与飞机B在整体技术特征上是相同的或者等同的。不仅飞机如此，其他任何一项具体的产品都是如此。

五、专利侵权等同原则适用的限制

如前所述，各国专利司法实践已经普遍适用等同原则判断专利侵权，这既是对以字面原则判断专利侵权的补充，也是对专利权保护范围中心限定主义的实践，有利于防止被控侵权人以搭专利便车的形式，窃取发明人或者专利权人的利益，打击人们创新激情。但是，如前分析可知，如果不对等同原则的适用给予适当的限制，必然产生另一极端情形：专利申请人或者专利权人在撰写专利申请文件（尤其是说明书和权利要求书）时，将尽可能地模糊其权利要求的内容，使技术特征尽可能地宽泛。一旦包含现有技术再通过专利权无效宣告程序调整，只要是说明书或者权利要求的内容包含的技术特征就可能适用等同原则判断他人等同侵权。无限制地适用等同原则判断专利侵权必然带来负面影响，动摇专利制度的根基。

（一）以禁止反悔原则限制等同原则的适用

禁止反悔原则是专利法上的一项重要原则，主要体现在：禁止反悔原则是诚实信用原则在专利法领域的具体映照。诚实信用原则被称为民法的“帝王条款”，要求民事法律主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。该原则在专利领域的映照，就是指专利申请人或者专利权人在专利申请文件、专利申请审查程序、专利权无效宣告程序中明确表示放弃的技术特征或者权利范围，不得以任何形式直接或者间接地将它们重新纳入专利权保护范围。这样的技术特征不能适用等同原则判断专利侵权。与之相对应的是，专利申请人或者专利权人对技术特征的放弃，不论发生在哪一个环节，都必须是明示的。此处所指的“明示”有两种表现形式：第一，专利申请人或者专利权人在某个程序进行过程中，明确表示放弃某项技术特征；第二，专利申请人或者专利权人在某个程序中对在先提交的申请文件进行修改时限缩了原来的权利范围。在第二种情形下，专利申请人或者专利权人似乎没有作出放弃的明示，但根据在后文件的效力优于在先文件的效力之原则，在后文件中没有出现的在先文件中的一项或者多项技术特征就是明示的放弃。

（二）以捐献原则限制等同原则的适用

专利领域的捐献原则诞生于美国。1881年，美国联邦最高法院在审理Miller与Brass公司案时认为，当专利权人在权利要求中请求保护一个具体的装置时，就意味着将说明书中公开的其他装置捐献给了公众，除非他及时请求再颁发并证明没有请求保护其他装置完全是出于疏忽、意外或错误。此后，美国法院较少适用捐献原则限制等同原则的适用。直到1991年后尤其是2000年后，捐献原则再次得到法院关注，在专利侵权纠纷案件中逐渐被广泛运用。

我国2009年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第5条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该规定可以视为我国专利领域的捐献原则。根据该规定，专利申请人撰写专利说明书和附图时虽然已经描述了某项技术特征，就表明该专利申请人明知道其申请专利的技术方案包含该项技术特征，本应该纳入其权利要求保护范围，使之成为专利保护的技术特征。但是，专利申请人为什么没有在权利要求书中记载该技术特征呢？可能有以下几种情况：第一，这样的技术特征（一项或者多项）是其发明的一项技术特征，却可能属于现有技术范畴。如果将该项技术特征纳入权利要求之中，可能导致其专利申请丧失新颖性而不能获得专利权。如果属于这种情形的缺失，的确是“捐献”了（事实上属于现有技术），当然不能适用等同原则。第二，专利申请人因为疏忽大意没有记载在权利要求中。这种情况，在美国是可以补救的。但是，我国的《司法解释》并没有给这种因疏忽大意的遗漏提供补救机会。第三，因为专利申请文件的撰写者的误解或者受到某种暗示而误解，没有将在说明或者附图中描述的一项或者多项技术特征记载在权利要求之中，从而导致被“捐献”。这种情形的捐献对专利权人造成了明显的损失，我国对这种情形的“捐献”也未提供补救程序，只能被“捐献”。

2022年6月30日，在由日本知识产权研究所（Institute of Intellectual Property, IIP）主办的中日学者研讨会上，日本东京大学教授田村善之明确表示不支持“捐献原则”，他认为这种捐献有违专利法宗旨。事实上，针对等同原则，捐献原则可以相对地限制其滥用。至于捐献原则本身是否具有正当性，应进一步研究。本文认为，美国的补救程序可以弥补上述第二或者第三种情形的缺失。如果是第一种情形，则不应提供补救程序。既然是专利申请人为了获得专利权而做出的决定，对这种可能属于公有领域的现有技术，不能因为后来发现已经捐献的技术特征有更好的实施效果，就适用等同原则保护，让专利权人获得双重利益（授权利益和等同利益）。

（三）以可预见性原则限制等同原则的适用

可预见性原则是在具体审判实践中限制等同原则适用的一项原则，可参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第56条第2款规定：“被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，专利权人主张构成等同侵权的，不予支持。”该规定可作如下解释：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权保护范围的，法院不予支持。由该规定可知，适用可预见性原则有以下几个关键点。

第一，可预见性原则针对的时间点是专利申请日，而不是以等同原则判断是否侵权的时间点，即侵权行为发生日。

第二，专利申请人在撰写专利申请文件时，该项技术特征就是本领域普通技术人员众所周知的，而不是显而易见的，即该项技术特征在申请专利时就是确定存在的，而不是本领域普通技术人员无需付出创造性劳动就可以想到的。例如，我国最高人民法院审理的中森公司诉格瑞德公司专利侵权纠纷案，就涉及以可预见性原则限制等同原则的适用。在该案中，通过原告的说明书及权利要求记载可知，专利权人（原告）在撰写涉案专利权利要求和说明书时，就已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅记载电机驱动，即明确表示涉案专利技术方案中的驱动方式仅限于电机驱动，而不包括燃油发动机驱动。在这种情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。这就是以可预见性原则限制等同原则的适用。

第三，该技术特征是专利申请人在专利说明书或者附图作了说明，但没有记载在权利要求中的内容。这一点类似于捐献原则。捐献出来的技术特征也许是可以获得专利权保护的技术特征。例如，美国1881年Miller与Brass公司案中捐献的技术特征比记载在权利要求中的技术特征更有可实施性。换言之，在专利申请人撰写专利申请文件时就已经清楚地知道发明权利要求中的某项技术特征存在替代技术特征，但没有将自己发明的技术特征纳入专利权利要求内容。此后，发生专利侵权纠纷时，专利权人不得适用等同原则将早在专利申请日就已经知道的并且没有记载在权利要求之中的替代性技术特征纳入专利权的保护范围。该项原则不同于捐献原则和禁止反悔原则，而是对等同原则适用的又一种限制形式。

有学者认为，可预见性原则不能用来限制等同原则的适用，因为可预见性原则的适用存在以下弊端：第一，该项原则在审判实践中适用时无须举证，由法官自由裁量，而等同原则有《司法解释》作为法律依据。第二，该项原则在具体审判实践中适用凭借主观揣摩和推测，其解释容易被扩大或者缩小，缺乏法律约束。第三，该项原则的适用还有其他不确定性。如果以该项原则来限制等同原则的适用，可能违背等同原则立法原意，造成对专利权人利益的损害，进而妨碍专利制度激励创新之元旨。

对等同原则适用的限制根据具体情况或者审判实践，还有可能出现新的做法，本文在此不作进一步阐述。

六、关于专利侵权等同原则存废的讨论

2022年10月28日—29日，日本知识产权研究所主持召开了中日知识产权研讨会线上会议。在10月29日的会议上，日本原法官饭村敏明和中国原法官程永顺分别做了“关于等同原则的判例以及当今的意义”和“从司法实践看等同原则与先用权侵权抗辩”的演讲。两位法官结合本人在任法官期间的专利司法实践中关于等同原则适用的情况，以及本人在适用等同原则过程中所遇到的各种挑战与纠结，发表了精辟的见解。本文根据结合两位法官的演讲，对学者提出的“能否放弃等同原则在专利侵权判定中的适用”问题试作分析。提出该问题的学者认为适用等同原则判断专利侵权存在以下四个方面的疑虑。

第一，从统计数据看，专利侵权诉讼中适用等同原则判定专利是否侵权的案例较少。日本平均每年1件—2件，中国稍微多一些，但也不是很多。具言之，该项原则在具体审判实践中适用次数较少。

第二，专利侵权具体审判实践中适用等同原则的门槛比较高，难以适用。日本法律规定的适用要件有五个，我国《司法解释》规定以侵权行为发生日为时间点的适用条件是“三个基本相同+一个无需创造性”。其他国家审判实践适用该等同原则的门槛也比较高。

第三，从已有的适用等同原则的案件情况看，使用该原则判定专利侵权之效果不是很理想，尤其是具体实践中，可能受到诸多因素的影响，导致不同法院、不同法官、不同时期、不同阶段适用该原则的标准不确定，以至于让被告对裁判不服，或者争议很大。这种状况可能导致人们对司法裁判严肃性、一致性、权威性和稳定性的质疑。

第四，我国专利法并没有规定在专利侵权诉讼中以等同原则判定专利侵权。尽管我国法院（最高法院和地方法院都有过）早在2000年以前就开始探索适用等同原则判定专利侵权，但是，经过四次修改的专利法仍然没有将该项原则纳入法律之中，而只是由《司法解释》作出规定。这种情形表明，专利法引入等同原则确有某种困难。在《司法解释》规定适用等同原则的同时，又规定了对该原则适用的若干限制性规定，例如，禁止反悔原则、捐献原则等，将本来就复杂的专利侵权诉讼变得更加复杂，令人费解。

针对这些疑虑，有学者提出能否放弃等同原则适用于专利侵权判定。日本东京大学教授田村善之明确表示，不能放弃该项原则适用于专利侵权判定，其理由是，虽然该原则适用的情形较少，但其存在的价值比较明显：有利于让专利申请人更好地撰写申请文件，精准地界定专利权保护范围；还有利于防止他人对专利中的非实质性部分进行简单替换而逃避侵权责任。中国前法官程永顺也明确表示不能放弃该项原则，理由是：虽然在专利侵权案件中适用等同原则的情形比较少，但是，法官在判断被告是否侵权时讨论等同侵权的情形非常多，几乎超过审理案件的半数。因此，该项原则具有其存在价值和效用。

本文认为，适用等同原则判断专利侵权是各国司法实践的宝贵经验，在具体的司法实践中仍然发挥着重要作用，具有重要价值。虽然该项原则在具体的司法审判实践中适用得比较少，但是对被告具有一定的威慑力，对专利权保护具有弹性。尤其是可以消解专利申请人撰写专利申请文件的诸多顾虑。当然，该项原则的适用确实存在某些问题，应根据司法实践的要求进行理论研究，不断完善，而不是粗暴地废除它或者放弃它。

结 语

专利侵权等同原则是专利制度在演进发展过程中以判例形式创设的。百余年的专利侵权司法实践证明，适用等同原则判断专利侵权，既有积极的一面，也有消极的一面。因此，法院在具体实践中仍然在探索，应当在什么条件下适用等同原则判断专利侵权才能使之更加契合专利制度本身的功能，以及更加符合公平正当原则，使其在保护专利权人合法利益的同时不至于对社会公共利益造成过度掠夺。专利侵权司法实践表明，适用等同原则判定专利侵权案例所涉及的发明相对来讲，创造性程度较低。这说明，处于科技顶级前端的发明专利，难以被等同侵权。例如，处于当今时代芯片技术顶端的若干技术，包括光刻机、光刻胶和芯片材料等，几乎不可能被等同侵权。因此，本文认为，在专利侵权司法实践中，应慎重适用等同原则，或者减少适用次数，或者严格适用条件。否则，可能使专利制度赖以存在的理论基础“以技术公开换取垄断权”发生动摇，适得其反。