许春明 杨欢欢：约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数研究

许春明：同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师

杨欢欢：同济大学上海国际知识产权学院博士研究生

　　学术界和实务界在解决知识产权侵权赔偿数额的确定问题上，往往将精确认定作为赔偿损失计算的基础，认为裁判的赔偿数额应经过数学推演般的精确计算，在无法计算出精确数字的情况下，法官则倾向于适用法定赔偿方式，综合案件情况并根据法官的自由心证和经验作出推断。也有学者认为，应克服损害赔偿数额计算百分百精确的机械思维，对权利人实际损失、侵权人侵权获利的证据核算变通使用。对知识产权侵权赔偿数额的确定摒弃机械计算方法。《专利司法解释（二）》第28条明确了专利侵权损害赔偿中可以适用约定赔偿，约定的对象包括“侵权赔偿数额”或“赔偿数额计算方法”，但是从该解释中无法得知约定赔偿是一个独立的损害赔偿数额确定方式还是对现有四种损害赔偿数额计算方法的确定方式。《著作权司法解释》第25条第3款、《商标司法解释》第16条第3款规定“当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许”。《著作权司法解释》第25条第1款、《商标司法解释》第16条第1款规定，权利人因侵权受到的实际损或者或侵权人因侵权获得的利益无法确定的，人民法院可适用法定赔偿确定赔偿数额。由上述司法解释对约定赔偿的规定可知，第3款的约定赔偿数额应理解为对第1款“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的“协商”确定。因此，根据司法解释的规定，约定赔偿是当事人对“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的约定。“约定赔偿”的性质，就是将其作为对“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的“变通”确定方式，而非独立的损害赔偿数额计算方式。

　　约定赔偿是解决赔偿数额计算基数的一种方式，有利于克服权利人的举证困难，提高法官认定损害赔偿数额的效率。同时，最高人民法院对约定赔偿法律属性的裁判说理，也认可了其作为权利人实际损失或侵权人侵权获利的简便计算方式。约定赔偿的性质是作为对“权利人实际损失”或“侵权人侵权获利”的“变通”确定方式，而非独立的损害赔偿数额计算方法，也即约定赔偿在性质上依然是权利人实际损失和侵权人侵权获利。因此，既然权利人实际损失和侵权人侵权获利可以作为惩罚性赔偿数额的计算基数，约定赔偿作为惩罚性赔偿数额的计算基数也具有合理性。尤其在权利人实际损失和侵权人侵权获利计算参数难以获取的情况下，约定赔偿弥补了这两种计算方式参数举证难的缺陷，也有利于缓解因计算基数难以确定而无法适用惩罚性赔偿的困境。

　　《商标法》第63条、《专利法》第71条和《著作权法》第54条均规定了侵权损害赔偿数额应包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。在汪恩光诉浙江中国小商品城集团股份有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案（以下简称“安盛塑料案”）和康恩泰有限公司诉重庆金美西百货有限公司侵害商标权纠纷案（以下简称“康恩泰诉金美西案”）中，虽然法院分别援引了《专利法》第71条和《商标法》第63条，但“安盛塑料案”中法院认为约定赔偿数额包含原告为维权支出的合理费用，对原告超出该约定数额的部分不予支持。而在“康恩泰诉金美西案”中，法院对经济损失和维权费用分别认定，根据双方约定赔偿确定原告经济损失，根据原告举证的律师费等确定被告赔偿原告维权支出的合理费用。如前文所述，约定赔偿是权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额的变通确定方式，因此，约定赔偿数额应该视为当事人双方对权利人实际损失或侵权人侵权获利数额的约定，而不应当包含权利人为维权支出的合理费用，后者应当根据权利人举证单独认定赔偿数额。根据《惩罚性赔偿司法解释》第5条规定，权利人实际损失、侵权人侵权获利或违法所得可作为惩罚性赔偿数额计算基数，但该基数不包括权利人为维权支出的合理费用。约定赔偿的范围不包含权利人为维权支出的合理费用，因而其满足直接作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的条件，不存在数额分摊问题，具有合理性。

　　在司法实践中，知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的计算难除了计算数据获取难的第一重障碍外，还存在即便有计算数据，但为了精确计算赔偿数额又出现了权利内容不一致计算金额分摊难的第二重障碍。在最高人民法院提审的中山市隆成日用制品有限公司诉湖北童霸儿童用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中，约定赔偿内容被理解为是对侵权损害赔偿的“一揽子约定”，从而扫除了赔偿数额计算中数额精确分摊的障碍。最高人民法院认为，对双方前案中约定“发现一起侵权行为”应理解为不限型号、不限前案所涉专利权，对不得再实施侵权行为及相应赔偿数额的约定为“一揽子约定”。即：将侵权的“权”视为原告的任一项专利权。在广州市百懋冷冻餐饮机械设备有限公司诉金华市士诺电器有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，法院认为，从内容上看，《民事和解协议书》应视为对侵权内容和赔偿数额作了“一揽子约定”，被告应具有更高的审查义务，主动避让原告的专利权。有学者认为，“一揽子约定”是对约定权利内容的扩张解释，这种扩张解释的边界应当受到“可预见性原则”的制约，应结合协议签订时当事人的真实意思表示及案件情节确定，同时不应及于约定赔偿达成后权利人所获权利。换言之，仅在当事人能合理预见的损害范围内，侵权人才依事先约定负赔偿责任。也有学者认为，当事人对最终损害赔偿结果具有预见性，其再次实施侵权行为时对赔偿数额具有预见性，所以其对计算过程的预见与否并不影响其对约定赔偿损害结果的预见，应尊重当事人在法律规定的范围内对债权债务自由做出的安排和处分。从协议约定的目的分析，约定赔偿充分尊重意思自治原则，事先约定赔偿能防止纠纷发生。双方当事人之所以就未来侵权损害预先达成赔偿合意，主要目的是权利人为了预防对方当事人未来可能发生的侵权行为，而非仅仅期待未来侵权行为发生时以适用约定赔偿；次要目的才是为了在未来侵权行为发生时简便确定赔偿数额。简而言之，事前约定赔偿的预防目的大于适用目的。事先约定赔偿是对未来侵权行为发生时确定损害赔偿数额预先达成的一种确定方式。即使没有协议约定，基于法律规定侵权人也负有不侵权的义务和损害赔偿义务。对于“权利”范围的扩大解释，并未加重侵权人的赔偿责任，因为侵权人再次侵权时本应负担赔偿责任，约定赔偿只是预先达成确定赔偿数额的方式，当事人对再次侵权支付的赔偿数额具有预见性。当事人订立约定赔偿协议的目的是权利人防止对方当事人侵权，并非就某一特定专利权、商标权等权利设置侵权防御，在前案和解协议中达成对未来侵权的约定赔偿，不应局限于本案。因此，对双方当事人事前约定中所涉权利内容应理解为对权利类型和赔偿数额的“一揽子约定”，其克服了因权利内容不明赔偿数额合计或分摊难的障碍，具有作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的合理性。

　　司法实践中，部分法院不支持约定赔偿是因为对调解、和解协议的证据效力不认可，其依据是《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2001〕33号，以下简称《民诉证据规定》）第67条的规定，调解、和解协议中“对案件事实的认可”不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。但司法实践对“案件事实”的理解是仅指本案事实还是包含未来案件事实，法院认识不一。如在“养元饮品案”中，二审法院认为原被告双方约定赔偿是就未来侵权损害赔偿数额预先达成的一种确定方法，并不违背《民诉证据规定》第67条的规定。通过对援引《民诉证据规定》第67条规定的非知识产权民事案件进行检索发现，存在法院对当事人在调解、和解协议中达成赔偿数额不予支持的部分案例，但案件所涉赔偿数额是仅就本案已发生的侵权损害的约定而非对未来或将发生的侵权案件的赔偿数额的约定。

　　从文义解释分析，调解、和解协议通常是就已发生的侵权纠纷达成的协议，司法解释中对“案件事实的认可”应该是限于本案案件事实的认可而非包含对未来新的侵权案件事实的认可。约定赔偿所认可的是就未来或将发生的侵权案件的赔偿数额，而非就已发生的案件事实达成的认可，因此其证据效力不应受该条限制。此外值得注意的是，2019年修改的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2019〕19号）中删除了旧司法解释第67条的规定，法院否定调解、和解协议中约定赔偿的证据效力也缺乏法律依据。因此，约定赔偿的调解、和解协议原则上具有证据效力，为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的确定提供了证据保障。从证据法学角度来看，人民法院就同一事实的数个证据证明力的认定原则之一为“国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书的证明力一般要优于其他书证”。双方达成的约定赔偿属于私法自治范畴，不存在损害社会公共利益、损害第三人利益等法律规定的无效情形，且当调解协议经前案法院审查制定了民事调解书时，其法律效力也已得到确定。此外，需要注意的是，2019年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》新增第89条规定：“当事人在诉讼过程中认可的证据，人民法院应当予以确认……当事人对认可的证据反悔的，参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第229条的规定处理。”据此可知，在诉讼中承认调解协议中约定赔偿的证据效力，当事人也可以提供相反证据予以反驳，换言之，司法解释为当事人提供了反悔的救济余地。承认约定赔偿协议在证据效力上具有作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的合理性，也不会不当损害当事人的利益。

　　约定赔偿在达成时间上的不同，会影响到双方当事人对侵权行为可能造成损失的预期。对于事前约定赔偿，侵权损害行为还未实际发生，当事人只能根据前案的侵权情形、双方业务范围等因素预估未来侵权损害赔偿数额，不能以损害发生的实际数额为确定依据；而对于事后约定赔偿，侵权行为已经发生，双方当事人对举证难度、侵权规模、诉讼过程及结果有合理预见。《惩罚性赔偿司法解释》第1条规定：“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”鉴于约定赔偿分为事前约定和事后约定，约定赔偿达成时间对主观状态和侵权情节严重的认定具有较大影响，对于其作为惩罚性赔偿数额计算基数的合理性应区别分析。

　　在司法实践中，大部分约定赔偿“约定”的达成时间都是在新的侵权行为发生之前，也有部分案件是当事人在侵权行为发生后的诉讼过程中达成了约定赔偿协议。民事调解书或裁定书是事前约定赔偿最主要的存在形态，大部分当事人在前案中已经预先就再次侵权达成赔偿约定。完美（中国）有限公司诉杨芝慧、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案、青岛山海家居用品有限公司与铁岭金利达商贸有限公司侵害商标权纠纷案等，当事人的约定赔偿数额都是在新的侵权行为发生前达成一致。

　　司法实践中也存在一些事后约定赔偿的案件。在浙江万安科技股份有限公司诉李建伟侵害商标权纠纷案中，一审法院认为，侵权行为发生后，原被告双方经协商，自愿达成了调解协议，该协议属于双方真实意思表示，且内容未违反法律禁止性规定，是被告承担民事责任的承诺，协议有效。二审法院认为，本案双方约定被告在2013年9月底前向原告赔偿因侵权行为产生的损失15万元，该约定视为双方对15万元作为赔偿数额达成一致。原告以约定数额主张赔偿，法院应予准许。在霍XX尔制动材料有限公司诉西安XX国际经贸有限公司侵害商标权纠纷一案中，原被告在审理过程中就赔偿数额达成协议，被告同意按照协商的12万元赔偿。法院认为，根据《商标司法解释》第16条第3款的规定，本案原被告对赔偿数额达成一致，被告已经向原告支付赔偿额的约定赔偿，故法院予以采纳。

　　首先，事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的主观要件故意。对事前约定赔偿，侵权人主观状态通常属于明知权利人知识产权存在而实施了侵权行为，主观上可以认定为存在故意。法院出具的前案民事调解书或裁定书、当事人自行达成的前案和解协议符合《惩罚性赔偿司法解释》规定的“被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为”的故意认定因素；当事人之间存在基础交易合同的约定赔偿符合《惩罚性赔偿司法解释》规定的“被告与原告之间存在合作、经销等关系，且接触过被侵害的知识产权”的故意认定因素。其次，事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的客观要件侵权情节严重。法院出具的前案民事调解书或裁定书符合《惩罚性赔偿司法解释》规定的“因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为”的侵权情节严重的认定因素。所以，已有事前约定赔偿的知识产权侵权案件中，侵权人新的侵权行为大多属于“再次侵权”“多次侵权”的客观情节。因此，已有事前约定赔偿的知识产权侵权案件同时符合适用惩罚性赔偿的主客观构成要件，可以以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿。另外，事前约定赔偿适用于惩罚性赔偿数额计算基数有利于惩罚性赔偿威慑功能的发挥。事前约定赔偿的当事人，约定时侵权行为并未发生，事前约定既是为了再次侵权时损害赔偿计算的便捷，更是一种预防侵权行为发生的策略安排。如果事后仍然发生了侵权行为，则说明该约定赔偿数额还不足以震慑侵权人再次从事违法行为。以约定赔偿为基数适用惩罚性赔偿，可以提高行为人侵权成本的预期，更有利于发挥惩罚性赔偿威慑侵权人、预防侵权行为发生的制度功能。

　　对于事后约定赔偿的案件，主观故意的认定和侵权情节严重的认定都须结合具体案件分析。事后约定仅仅提供了权利人实际损失或者侵权人侵权获利的一种简单计算方式，方便法院以此作为侵权损害赔偿数额的裁判依据。因为侵权行为已经发生，事后约定的双方当事人对侵权性质、侵权规模、损害后果、举证难度等已有合理预见，除非双方明确约定了惩罚倍数或惩罚性赔偿总数，约定赔偿的数额通常以补偿性赔偿为目标，如果其存在侵权故意且侵权情节严重的情况，约定数额并不足以实现惩罚性赔偿的功能。因此，理论上，事后约定赔偿的案件若满足惩罚性赔偿适用要件，也应以约定赔偿数额为基数适用惩罚性赔偿。

　　对于事前约定赔偿，当事人的约定目的并非仅仅追求约定赔偿的实现，双方达成事前赔偿约定，多以避免侵权行为发生为首要目标。双方作出约定赔偿时，首先是为了解决已有纠纷或达成商业合作。其次，双方约定对未来侵权的赔偿，主观上并没有追求侵权行为的发生，而是为避免侵权行为的发生，客观上也并未发生侵权行为。即使双方明确知晓约定赔偿数额将会被作为惩罚性赔偿数额计算基数，基于双方为了解决已有纠纷或达成商业合作，以及约定赔偿避免侵权行为发生的首要目标，也不会影响双方的约定意愿。

　　事后约定赔偿，通常是在知识产权侵权诉讼过程中双方达成的约定，此时若被告存在主观故意且侵权情节严重，符合适用惩罚性赔偿的要件，那么被告不一定愿意达成协议，以减少为适用惩罚性赔偿提供计算基数的可能性。如果权利人实际损失或者侵权人侵权获利都不能确定，且无法就二者达成约定赔偿，也无权利许可使用费的参照，那就会适用法定赔偿。在知识产权法定赔偿数额上限普遍提高的情况下，法定赔偿同样须参考侵权行为的性质和情节确定赔偿数额，如果侵权案件符合惩罚性赔偿，那么即便原被告双方达不成事后约定，其主观故意及侵权情节严重的考虑因素也会使法定赔偿数额更高。《北高指南》第三部分第23条即规定，对于符合惩罚性赔偿构成要件的案件，赔偿基数难以确定需要适用法定赔偿的，酌情从高确定赔偿数额。如果侵权案件不符合惩罚性赔偿适用条件，侵权人则无后顾之忧，从而不会对双方事后约定赔偿意愿产生影响。

　　综上所述，事前约定赔偿的达成意愿受到惩罚性赔偿适用的影响不大，事后约定赔偿的达成意愿会受到惩罚性赔偿适用的一定影响，但在法定赔偿数额上限提高的情况下，其影响可控。如果将事后达成约定赔偿作为确定惩罚性赔偿数额倍数的酌定因素，从轻适用惩罚倍数，就能激励侵权人积极达成约定赔偿，从而促进解决惩罚性赔偿数额计算基数计算难问题。

　　在合同法下，当事人基于双方的基础交易关系和保障交易义务履行的目的所约定的违约金以损害填平为原则。而在知识产权侵权损害赔偿事先约定赔偿中，尤其是在前案和解、调解协议中的约定赔偿，当事人往往在约定时应能预见到未来再次发生的侵权行为是具有恶意且属于重复侵权，对此作出的约定赔偿主要是为了遏制恶意侵权和重复侵权，因此当事人的约定可能隐含了赔偿的惩罚意思表示，使事先约定赔偿具有补偿与惩罚的双重属性。知识产权侵权惩罚性赔偿数额的计算包括赔偿基数和赔偿倍数，赔偿基数具有补偿属性，赔偿倍数以惩罚性为目标。上文虽然分析了约定赔偿具备作为赔偿基数的合理性，但是约定赔偿的双重属性似乎会影响其司法适用的合理性。若当事人的约定赔偿包含惩罚意思表示，以此为赔偿基数适用惩罚性赔偿是否会造成惩罚性的叠加，以下进一步具体分析。

　　直接以约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数，须考虑其约定赔偿数额是否包含惩罚的意思表示，对此可以从时间条件上进行分析。双方当事人约定赔偿数额的时点与侵权发生的时点存在时间差，约定赔偿的惩罚属性及惩罚效果因时点不同而不同。当事人在约定赔偿时，是基于当时的条件作出的判断。在已有约定赔偿的前提下，侵权人再次侵权，在客观上可以反映出，即使事前的约定赔偿在约定时具有惩罚的意思表示，但实际上并未发挥惩罚的震慑功能，并未产生惩罚的效果。因为侵权人在可预见的违反约定后果的前提下，实施所约定的行为导致的赔偿结果是其自愿选择的结果。当事人是自身利益最佳的判断者，可以认为侵权人的再次侵权是其衡量成本收益后的行为选择，事前约定赔偿的惩罚属性在现实侵权行为造成的损害后果中，已经不再产生惩罚效果。因此，事前约定赔偿在约定时是否具有惩罚的意思表示并不重要，当侵权人再次侵权时，侵权人以其再次侵权的行为表明了事前约定赔偿的预防性功能并未有效发挥，约定赔偿的惩罚意思表示不等于实际侵权发生后约定赔偿依然具有惩罚属性。

　　当事人约定赔偿无论在约定时是否具有惩罚的意思表示，当侵权人再次侵权时，应当认为约定赔偿数额的惩罚属性并未实际产生，可直接以约定赔偿数额作为惩罚性赔偿数额的计算基数，即直接适用约定赔偿数额为惩罚性赔偿数额计算基数是一般原则。首先，侵权人再次侵权的行为选择客观上已反映出约定赔偿并未发挥其可能具有的惩罚功能，侵权人通过再次侵权触发了约定赔偿条款的适用，本身说明这一约定赔偿属于侵权人放任或追求发生的结果。其次，即使约定赔偿存在惩罚属性，也是当事人在意思自治范围内的私权处分，约定赔偿条款的分配正义绝不是赌博，更不是对自己法律责任的搪塞。如果允许当事人根据约定赔偿时是否具有惩罚意思表示进行数额调整，则助长了侵权人的侥幸心理，约定赔偿如同虚设。因此，法院不应当过分干预当事人意思自治下对约定赔偿额的惩罚意思表示，可以视为双方接受约定赔偿额的惩罚属性。侵权人再次侵权，说明约定赔偿数额不足以起到遏制重复侵权、恶意侵权的作用，以当事人的约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数，再施加惩罚倍数，才能起到对侵权人真正的惩罚和震慑效果。

　　与权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额相比，约定赔偿数额可能存在具有实际惩罚效果、具有补偿效果和补偿效果不足三种情况。为了消除约定赔偿达成时点与侵权行为发生时点之间的时间差带来的不确定性，可以采用适当调整惩罚性赔偿倍数的方式兼顾双方的合法利益，对部分具有实际惩罚效果或者补偿效果不足的约定赔偿作为惩罚性赔偿数额计算基数时适当调整惩罚倍数。

　　如果约定赔偿数额明显高于权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额，超出了双方约定赔偿时的合理预期，该约定赔偿就具有了实际惩罚效果，已不仅仅是双方约定赔偿时可能具有的惩罚意思表示，那么可以由侵权人举证说明约定赔偿数额的不合理性以及已具有的惩罚效果，法院可以此为酌定因素适当调低惩罚性赔偿的惩罚倍数，消除惩罚效果的叠加，实现总体惩罚效果的合理。例如，基于主客观情节考量，本应适用三倍惩罚性赔偿，但基于侵权人举证证明约定赔偿数额已具有实际惩罚效果，可以酌定减轻一倍以调整最终惩罚性赔偿数额的总体惩罚效果。同样，如果约定赔偿数额明显低于权利人实际损失数额或侵权人侵权获利数额，该约定赔偿并未足够补偿权利人损失，法院可以此为酌定因素适当调高惩罚性赔偿的惩罚倍数，从而在总赔偿数额上对侵权人达到合理的惩罚效果。根据约定赔偿是否具有实际惩罚效果或明显补偿不足，酌情适当调整惩罚性赔偿的惩罚倍数，既尊重了当事人约定赔偿的意思自治下的私权处分，也充分平衡了权利人与侵权人之间的利益，同时也是法官自由裁量权的体现。

　　知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数确定难一直是知识产权侵权损害赔偿的难题，而且是由知识产权的特殊性所决定的固有难题。约定赔偿一定程度上能在纾解侵权损害赔偿数额确定难和促进惩罚性赔偿适用方面发挥作用。但是在司法实践中，当事人事前约定赔偿不多，事后约定赔偿困难，这必然导致约定赔偿在惩罚性赔偿中的适用空间有限。为了充分实现约定赔偿的司法应用价值，建议司法机关充分发挥司法规则、诉调对接及司法调解的引导作用，探索建立事前约定赔偿引导机制。首先，最高人民法院以指导性案例或者司法解释方式确立约定赔偿可以作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的司法规则，使得市场主体能了解约定赔偿司法规则，对约定赔偿的法律属性和司法作用有明确理解，对约定赔偿的法律后果有预期的确定性，进而引导当事人在自行和解或商业活动中积极主动签订事前约定赔偿条款。其次，各级法院可以充分利用诉调对接机制和案件审理过程中的司法调解程序，积极引导当事人在和解协议中签订约定赔偿条款，或者由侵权人签署包含约定赔偿的承诺书。对此，广州市花都区法院基于反复侵权案件逐年增长的事实，已创新性地引入了知识产权事先约定赔偿机制。知识产权侵权案件审理结束后，在法院的主持和引导下，由侵权人向权利人出具承诺书，原被告在承诺书中设定事先约定赔偿条款以及触发条款的适用条件。事前约定赔偿引导机制的建立，既能够减轻权利人的诉讼成本，也能够进一步发挥司法的主观能动性，破解知识产权损害赔偿数额计算难的固有难题，为惩罚性赔偿数额计算基数的确定提供程序保障。

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